Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО "АПИ-САН" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой.

Заявитель апелляционной жалобы утверждает, что производит препарат "Дюна-2" на основании другого патента N 2181243 с более поздней датой приоритета, вследствие чего суд не вправе ущемлять исключительное право патентообладателя на использование охраняемого патентом изобретения, закрепленное в ст. ст. 3, 10 Патентного закона РФ.

Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены состоявшегося по делу судебного акта. Как видно из материалов дела, ответчики осуществляли продажу инсектоакарицидного лекарственного средства "Дана-2", содержащего фипронил, изготовителем которого согласно сведениям, содержащимся на упаковке средства, является ООО "АПИ-САН".

В процессе судебного разбирательства было установлено, что вещество фипронил, входящее в состав лекарственного средства "Дана-2", содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту РФ N 2051909, вследствие чего суд пришел к выводу об использовании ответчиками запатентованного истцом изобретения и принял решение об удовлетворении исковых требований в части запрета ответчикам использовать изобретение по патенту РФ N 2051909 путем введения в гражданский оборот инсектоакарицидного лекарственного средства "Дана-2", в состав которого входит фипронил.

Оспаривая состоявшийся по делу судебный акт, заявитель апелляционной жалобы утверждает, что производит препарат "Дюна-2" на основании патента N 2181243, обладателем которого является соучредитель и генеральный директор ООО "АПИ-САН".

Данный довод ответчика судебной коллегией исследовался и не может быть принят по следующим основаниям. В соответствии с п. 2 ст. 10 Патентного закона РФ, в случае если при использовании запатентованных изобретений используются также все признаки, приведенные в независимом пункте формулы других запатентованных изобретений, другие запатентованные изобретения также признаются использованными. Следовательно, в силу требований, установленных названной выше нормой права, ООО "АПИ-САН" не вправе вводить в гражданский оборот запатентованное изобретение фипронил в составе фипронилсодержащей композиции.

Ссылка ответчика на то, что регистрация Роспатентом изобретения "Состав Дана" на имя ООО "АПИ-САН" подтверждает то, что данное изобретение является оригинальным и не нарушает ничьих прав, судебной коллегией не принимается, поскольку регистрация изобретения Роспатентом, по существу, свидетельствует о соответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным ст. 4 Патентного закона РФ.

Пример 2. Тем не менее принцип главенства старшего права не был подтвержден при рассмотрении коллизий между патентами на изобретения в деле, в котором столкнулись интересы крупнейших производителей майонеза.

Президиум ВАС РФ завершил долгий судебный спор между крупнейшими российскими производителями майонезов и своим Постановлением N 8091/09 от 01.12.2009 поставил точку в дискуссиях <239> о том, может ли применяться пункт 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", не только в отношении патентов на полезные модели, но и в отношении патентов на изобретения.

--------------------------------

<239> Дедков Е., Джермакян В. Коллизия патентных прав: обоснован ли новый подход Высшего Арбитражного Суда РФ? // Патенты и лицензии. 2008. N 9.

 

Суть пункта 9 данного информационного письма состоит в следующем:

"При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета";.

Напомним также, что в опубликованном проекте <240> информационного письма эта же рекомендация в пункте 9 распространялась также на коллизии между патентами на изобретения, между патентом на изобретение и патентом на полезную модель и между патентами на промышленные образцы. Однако в принятой редакции пункта 9 информационного письма осталась только рекомендация по вопросу разрешения столкновения прав, подтвержденных патентами на полезные модели.

--------------------------------

<240> Проект информационного письма размещен на сайте ВАС РФ.

 

У нас тогда создалась иллюзия того, что судьи осознали нецелесообразность такого разрешения коллизии между патентами на изобретения (и патентами на промышленные образцы) и оставили только полезные модели, по причине того, что патенты на полезные модели выдаются фактически явочным порядком, что позволяет их якобы легко аннулировать при столкновениях.

Но мы глубоко ошиблись. В Постановлении Президиума ВАС РФ от 01.12.2009 N 8091/09 уже высказана однозначная позиция о том, что положение п. 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 распространяется не только на столкновения между патентами на полезные модели, но и на столкновения между патентами на изобретения и, что уже становится очевидным, - на столкновения между патентами в любом их сочетании. Сказанное следует из высказанной позиции Президиума ВАС РФ о том, что в возникшей коллизии между патентами на изобретения - ";... до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета";.

Так и хочется задать вопрос: а в связи с чем убрали эту позицию из опубликованного проекта информационного письма, размещенного не где-нибудь, а на сайте ВАС РФ? Вряд ли кто удосужится дать вразумительный ответ. Скорее всего, одна группа судей не смогла отстоять своего мнения в окончательном тексте информационного письма, но, как говорится, сейчас отыгрывает свою позицию на реальных судебных спорах, попадающих к ним на рассмотрение.

Считается, что вышеизложенная позиция проистекает якобы из воззрений проф. В.А. Дозорцева. При этом проф. В.А. Дозорцеву приписывается тезис о том, что единственным правомочием, составляющим содержание исключительного права, является правомочие правообладателя самому использовать объект исключительного права, и, исходя из этого делается вывод: запретительная функция исключительного права не может превалировать над правом правообладателя самому использовать принадлежащий ему объект права.

Но из сборника <241> статей проф. В.А. Дозорцева у меня создалось впечатление, что ему напрасно приписывают авторство вышеприведенного тезиса.

--------------------------------

<241> Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник статей / В.А. Дозорцев; Исследовательский центр частного права. М.: Статут, 2005.

 

Обратимся к странице 380 сборника:

С правом "разрешать" использование результата другим лицам как формой распоряжения связано другое недоразумение. Некоторые оппоненты проекта настаивают на сопровождении его указанием о праве "запрещать" такое использование третьим лицам. Но правообладателю не нужно "запрещать" использование. Выделение особого правомочия "запрещения" ошибочно, оно лишь ограничивало бы права правообладателя, означая, что он должен устанавливать такой запрет в каждом отдельном случае, в то время как такой запрет в общей форме установлен законом. Эта система свойственна всем абсолютным правам и нашла свое устоявшееся выражение прежде всего в праве собственности.

Обратим внимание на ключевое, как представляется, выражение из приведенного абзаца:

Quot;Выделение особого правомочия "запрещения" ошибочно, оно лишь ограничивало бы права правообладателя, означая, что он должен устанавливать такой запрет в каждом отдельном случае, в то время как такой запрет в общей форме установлен законом".

Вряд ли проф. В.А. Дозорцев, утверждая что ";... такой запрет в общей форме установлен законом";, думал про себя, что запретительная функция исключительного права не должна приниматься во внимание, если она установлена законом. По мнению В.А. Дозорцева, правомочие запрещать не следует лишь прописывать как некое отдельное составляющее в исключительном праве, но само правомочие запрещать не исключалось.

В публикации <242> уже обращалось внимание на то, что недействительность патентов на изобретение или полезную модель не устанавливается, вопреки мнению Президиума ВАС РФ, по эквивалентным признакам, приведенным в независимом пункте формулы.

--------------------------------

<242> Дедков Е., Джермакян В. Коллизия патентных прав: обоснован ли новый подход Высшего Арбитражного Суда РФ? // Патенты и лицензии. 2008. N 9.

 

Эквивалентные признаки, о которых идет речь, не присутствуют, опять же вопреки мнению Президиума ВАС РФ, в формуле изобретения или полезной модели. Эквивалентные признаки согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ привлекаются при установлении использования изобретения или полезной модели в качестве дополнительной информации об известности таких признаков в области техники, к которой относится изобретение или полезная модель, в целях расширенного толкования объема исключительного права, предоставленного в патентной формуле.

В первом абз. п. 3 ст. 1358 ГК РФ сказано о признаках, которые присутствуют в независимом пункте патентной формулы и о признаках, которые в ней не присутствуют, но могут рассматриваться как эквивалентные тем, которые указаны в патентной формуле. Например, в патентной формуле указан признак - "шариковый" подшипник, а в качестве эквивалентного ему рассматривается "роликовый" подшипник, который в патентной формуле не приведен, но известен в области подшипников и описан в каком-либо справочнике по машиностроению.

Недействительность патента на изобретение или полезную устанавливается в случае несоответствия условиям патентоспособности соответствующего объекта, а не при установлении "эквивалентности" признаков, которых в патентной формуле к тому же нет.

Если "эквивалентные" признаки присутствуют в патентной формуле, то речь может идти о тех признаках, которые уже содержатся в независимом пункте патентной формулы, и они никак не могут квалифицироваться как "эквивалентные" в контексте - известные в области техники, но не указанные в патентной формуле.

Сравнение двух патентных формул в целях установления тождественности между признаками может быть осуществлено при оценке новизны изобретения или полезной модели, и точно так тождественность признаков определяется в сравнении с признаками, раскрытыми в описании сравниваемого изобретения или полезной модели.

Однако в позиции Президиума ВАС РФ неопределенность вызывает другая ситуация, когда в целях установления использования изобретения нужно сравнить признаки двух патентных формул между собой на предмет установления "эквивалентности" признаков, приведенных непосредственно в самих патентных формулах двух разных патентов.

Эквивалентность признаков устанавливается не при сравнении признаков по независимым пунктам формулы двух (и более) столкнувшихся патентов, а при сравнении "правовых" признаков из независимого пункта конкретного патента с "вещными" признаками конкретного продукта как технического средства, в котором устанавливается использование объекта патентного права.

Президиум ВАС РФ фактически создал прецедент, в соответствии с которым эквивалентность признаков должна определяться не только при установлении использования объекта патентных прав, но и при сравнении признаков по независимым пунктам двух патентных формул, что не предусмотрено нормами части 4 ГК РФ.

Иными словами, теперь, по мнению Президиума ВАС РФ, эквивалентность должна устанавливаться:

- при установлении использования изобретения или полезной модели;

- при установлении патентоспособности изобретения или полезной модели.

Если первое предусмотрено нормой ст. 1358 ГК РФ и эквивалентность устанавливается на любую дату, предшествующую дате совершения правонарушения, то второе является вымыслом Президиума ВАС РФ, начало которому было положено появлением пункта 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122, и при установлении патентоспособности любая информация из уровня техники может быть учтена только до даты приоритета.

Приведем извлечение из Постановления Президиума ВАС РФ N 8091/09 в интересующей нас части:

ОАО "Казанский жировой комбинат" (далее - истец, комбинат) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ЗАО "Эссен Продакшн АГ" (далее - ответчик, общество) о признании последнего нарушителем исключительного права комбината на изобретение "Майонез" (патент N 2284127); о запрете обществу совершать действия, нарушающие исключительные права комбината на указанное изобретение.