Patent Manual of Practice & Procedures 3.25.2.7

Assignment of Part of a Patent

Quot;A patent may be assigned for a part of the patent area (sec 14(2)) or for a limited period of time. If the assignment is for a period of time with a specified date for its conclusion, the Register will record that period. If there is no specified date for the end of the period, the Register will not record the conclusion of the assignment unless the relevant parties makes a request to so record. There are some difficulties if an assignment is for only some of the claims of a patent. The Act does not specifically refer to this situation. The only case law on this subject is Dunnicliff v. Mallet 141 ER 795. In that case it was held that a patent involving "several things which are in their nature perfectly distinct and severable" (at page 803) could be assigned in part".

В переводе данное извлечение звучит так:

Руководство по патентной практике и процедурам

Переуступка прав на часть патента

Quot;Патент может быть переуступлен частично в отношении определенной части (раздел 14(2)) или на ограниченный период времени. Если передаточный акт оформляется на определенный период времени с указанием даты его заключения, то Реестр зарегистрирует этот период. Если дата окончания периода не указана, то Реестр не будет регистрировать передаточный акт, за исключением тех случаев, когда заинтересованные стороны направят просьбу об этом. Возникают определенные трудности, если передаточный акт оформляется только на определенные пункты формулы изобретения. Закон не рассматривает конкретно эту ситуацию. Единственное решение в рамках прецедентного права по данному вопросу содержится в деле "Данниклифф против Мале" 141 ER 795. В данном деле суд решил, что патент, включающий "несколько объектов, которые по своей природе отличны и делимы" (на с. 803), может быть переуступлен частично".

Итак, частичная уступка патентов по независимым пунктам патентной формулы допускается, и именно тогда, когда несколько объектов в патентной формуле по своей природе делимы и отличны друг от друга <309>.

--------------------------------

 

КонсультантПлюс: примечание.

Статья В.Ю. Джермакяна "Еще раз о частичной уступке патента" включена в информационный банк.

 

<309> Джермакян В. Еще раз о частичной уступке патента // Патенты и лицензии. 2010. N 2.

 

Обратим внимание на даты: руководство датировано 2006 годом, а судебный прецедент по делу Dunnicliff v. Mallet 141 ER 795, приведенный в данном руководстве и являющийся действующим, был создан 1859 году судом Великобритании, т.к. Австралия в тот период являлась английской колонией, а независимость получила с 1994 г.

Вот оно, уважение к собственному патентному праву, когда прецедент, созданный 150 лет назад, упоминается в действующем патентном руководстве 2006 года, а также во многих зарубежных изданиях, посвященных патентному праву.

Но и опыт законотворчества стран СНГ заслуживает внимания.

В соответствии со статьей 17 "Передача права на объекты промышленной собственности" действующего Закона Азербайджанской Республики "О патенте" любой патент или заявка на патент вместе с правами, основанными на них, могут передаваться полностью или частично, если иное не предусмотрено в законодательстве Азербайджанской Республики.

В соответствии с действующим Законом Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" (правило 18.15) за выдачу дубликата патента и выдачу патента о частичной уступке прав на патент взимается соответствующая пошлина.

Мы направили уважаемым патентным поверенным Азербайджанской Республики запрос, в котором прямо перечислили интересующие нас ситуации, с просьбой разъяснить изложенное выше в отношении частичной уступки патента, и получили ответ, в котором сказано:

"Если патент выдан на группу изобретений (например, состоящая из двух независимых пунктов формула на два варианта устройства или на два варианта композиции и иных объектов, каждый из которых может использоваться независимо один от другого), то согласно ст. 17 Закона Азербайджанской Республики "О патенте" можно осуществить другому лицу частичную уступку патента только на пункт 1 такой формулы, причем патент с пунктом 2 остается у патентообладателя. Такая версия может быть также, когда пункт 1 остается у патентообладателя, а пункт 2 формулы может быть уступлен другому лицу".

Аналогичный ответ получен нами от патентных поверенных Великобритании.

Как воспримут российский законодатель или судебная практика приведенный международный опыт, покажет время. Но по мнению автора, руководители Роспатента и ЕАПВ уже сейчас могли бы задуматься над поставленным вопросом и в пределах своей компетенции принять меры для его реализации. Для Роспатента нужно всего лишь сломать порочную практику, т.к. действующее законодательство уже не препятствует частичному отчуждению патента, а для ЕАПВ - необходимо рассмотреть вопрос на Административном совете стран-участниц и в случае его одобрения внести соответствующую норму в Евразийскую патентную конвенцию.

Свое мнение по вышеприведенной дискуссии о возможности частичной уступки патента изложили проф. Э.П. Гаврилов в статье "Объекты интеллектуальных прав и их делимость" (Патенты и лицензии. 2010. N 3) и патентный поверенный В.И. Смирнов в статье "Правота по гамбургскому счету" (Патенты и лицензии. 2010. N 6).

В названной статье проф. Э.П. Гаврилов свою позицию по рассматриваемому вопросу сформулировал следующим образом: "Если результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации делимы и если стороны договора желают заключить договор лишь в отношении одной части этого объекта, то такое намерение должно уважаться. Оно является законным, легитимным, поскольку соответствует принципам свободы договора, установленным ст. 421 ГК РФ. Поэтому такой договор подлежит государственной регистрации даже в случае, если правила, установленные Правительством РФ (п. 2 ст. 1232 ГК), прямо не предусматривают возможности регистрации таких договоров".

Очень интересные публикации, в которых, по сути, поддержано мое предложение и с которыми рекомендую ознакомиться лицам, заинтересовавшимся поднятым вопросом.

Иногда в противовес выдвинутым мною предложениям можно услышать довод о том, что частичное отчуждение (уступка) патента не предусмотрено техническими процедурами административных регламентов Роспатента. По поводу оценки якобы отсутствия технических процедур позволяющих реализовать права заявителей, предусмотренные законом, целесообразно ознакомиться с позицией суда, выраженной в Постановлении ФАС Московского округа от 17.11.2008 N КА-А40/9021-08 по делу N А40-28861/07-51-155. В данном деле рассматривался спор о действительности патента ЕАПВ N 3144 на "Способ лечения диабета тиазолидиндионом и метформином". Решением Палаты по патентным спорам от 7 марта 2007 года N ЕА-200000041 евразийский патент N 3144 был признан на территории Российской Федерации недействительным полностью.

Суды посчитали, что Палата по патентным спорам нарушила права и законные интересы заявителя, что выразилось в отказе коллегии Палаты по патентным спорам рассмотреть предложенную заявителем измененную формулу изобретения и неприменении тем самым подлежащих применению норм, которые бы позволили признать патент N 3144 недействительным на территории Российской Федерации частично. Коллегия Палаты по патентным спорам отказала заявителю в удовлетворении ходатайства о внесении измененной формулы изобретения в материалы дела, мотивировав это тем, что патентообладатель не вправе предлагать изменения в формулу изобретения, и отсутствием утвержденной процедуры для признания недействительным частично евразийского патента на территории Российской Федерации, при этом наличие процедуры признания недействительным частично российского патента не отрицалась.

Между тем по правилам Инструкции к Евразийской патентной конвенции евразийский патент может быть признан недействительным частично и об изменении его правового статуса производится публикация в форме соответствующего ограничения патентной формулы евразийского патента.

Суды отметили, что отсутствие в Роспатенте на момент рассмотрения спора утвержденной технической процедуры признания недействительным частично именно евразийского патента может влиять на возможность реализации заявителем своего права внести изменения в соответствии с имеющимися евразийскими правилами в формулу изобретения. Исходя из изложенного, суды пришли к обоснованному выводу о том, что Палатой по патентным спорам были нарушены права и законные интересы заявителя, предусмотренные нормами международного права и национальным законодательством Российской Федерации. В результате патент ЕАПВ N 3144 был признан Роспатентом недействительным частично на территории Российской Федерации и публикация новой формулы изобретения осуществлена в Бюллетене N 6 за 2009 год.

Обратим также внимание на содержание двух первых абзацев статьи 1399 "Досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец" части четвертой ГК РФ:

"Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно: