Рассмотрим пример.

В качестве промышленного образца представлено автомобильное колесо в сборе (диск с покрышкой), в котором из диска выступает ниппель для прокачки воздуха, закрытый колпачком оригинальной формы, удобной для отвертывания. Колпачки для закрывания отверстия ниппеля от попадания грязи представляют собой отдельные сменные аксессуары. Очевидно, что в сравнении с диском, несущим покрышку, одетый на ниппель колпачок, по причине своих малых размеров, никогда не будет доминантным по восприятию, если обозревается такое изделие как колесо в сборе. При известности аналогичного колеса в сборе заявленное изделие того же назначения должно рассматриваться как сходное до степени смешения. Но если в качестве промышленного образца заявлен именно колпачок ниппеля оригинального исполнения, сравнение будет произведено с изделиями аналогичного назначения, т.е. с известными колпачками ниппеля, и вывод о патентоспособности заявленного промышленного образца будет полностью противоположным.

Изложенный пример говорит только об одном - оценка патентоспособности изделия будет определяться в таких ситуациях правильно выбранным объектом - автомобильное колесо в сборе или колпачок ниппеля.

У читателей не должно создаваться впечатление, что автор ополчился на "степень свободы дизайнера" как некий субкритерий, который и ранее существовал в правилах, но не применялся на практике. Чтобы его применять, нужно однозначно разъяснить - как его применять, хотя бы так, как это сделано в отношении оценки неочевидности изобретений, когда в качестве субкритериев неочевидности косвенно используются такие условия, как, например: сложность решаемой задачи или внесение существенных улучшений в технический прогресс или преодоление недоверия и скепсиса специалистов и т.д. Точно так и "степень свободы дизайнера", как некий субкритерий, должен быть обрисован своими, специфическими для промышленных образцов условиями.

Будем ждать российскую практику, как ведомственную, так и судебную, из которой должно следовать, что же дает введение в российскую практику еще одного субкритерия - "степень свободы дизайнера".

Европейская практика в отношении промышленных образцов предусматривает подход, при котором сравнению на оригинальность (с учетом степени свободы дизайнера) подлежат только те признаки промышленного образца, которые привнесены дизайнером, и при таком сравнении функциональные признаки, определяющие общее впечатление, несмотря на их доминирующее положение, могут не приниматься во внимание при оценке патентоспособности.

Приведенное словосочетание - степень свободы дизайнера, заимствовано из документов Европейского офиса по гармонизации в международной торговле (товарные знаки и промышленные образцы), и толкование данного определения дают суды при рассмотрении споров о патентоспособности или правонарушении.

Судебная практика государств - членов ЕС не так однозначна в оценке патентоспособности промышленных образцов, когда наряду с новизной оценивается результат дизайнера с учетом степени его свободы <392>. Какова будет российская практика - покажет время.

--------------------------------

<392> Британский Апелляционный суд, дело Farmers Build Ltd v. Carier Bulk Materials Handling Ltd (Caddick N., Radcliffe J. When is a Design Commonplace? The Court of Appeal Decision in Farmers Build Ltd v. Carrier Bulk Materials Handling Ltd // European Intellectual Property Review. 1999. N 5. P. 264 - 267).

 

Неосмысленный перенос в российские правовые документы некоторых понятий из западного патентного права в переводе на русский язык часто не отражает истинное назначение понятия (сферу правоприменения) при кажущейся сходности семантики слов, образующих само понятие <393>. Тем не менее можно полагать, что со временем Роспатент издаст более подробные и насыщенные примерами информационные материалы, однозначно поясняющие введенную в Административный регламент новеллу о "степени свободы дизайнера" как новый субкритерий оценки патентоспособности промышленного образца.

--------------------------------

<393> Джермакян В. Промышленные образцы, Гражданский кодекс и Административный регламент Роспатента // Патенты и лицензии. 2009. N 3.

 

4. Учет товарных знаков при экспертизе. Роспатент в Регламенте однозначно изложил свою позицию в отношении противопоставления заявленным промышленным образцам ранее поданных и зарегистрированных товарных знаков, хотя в публикациях уже давно высказывались и обосновывались мнения о целесообразности и возможности рассмотрения заявленных промышленных образцов как противоречащих общественным интересам, если выдача патента приведет к правовой коллизии с ранее заявленными и зарегистрированными товарными знаками третьих лиц.

Палата по патентным спорам еще до введения в действие четвертой части ГК РФ стала применять сказанное на практике и уже в 2007 г. использовала в своем решении <394> при рассмотрении возражения против выдачи патента на промышленный образец N 60722 "Этикетка для упаковки подсолнечного масла" с приоритетом от 5 мая 2005 г. подробную аргументацию о противоречии запатентованного промышленного образца общественным интересам именно с теми аргументами, которые приводились в указанных публикациях.

--------------------------------

<394> Решение Палаты по патентным спорам по данному промышленному образцу размещено на официальном сайте Роспатента в директории, формирующей базу решений, вынесенных Палатой по патентным спорам.

 

Возражение против патента N 60722 содержало основную мотивацию о том, что запатентованный промышленный образец относится к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали. Подача возражения была обусловлена тем, что в качестве промышленного образца запатентована этикетка для упаковки подсолнечного масла, на изображении которой представлена надпись с названием продукта "Янтарное семечко". Однако известен товарный знак "Янтарная семечка" - дата подачи 27 декабря 2001 г., свидетельство N 218114, по классу 29 (в том числе масло подсолнечное пищевое), принадлежащий лицу, подавшему возражение.

Палата по патентным спорам отметила, в частности, следующее.

К решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, не признаваемым патентоспособными в смысле п. 2 ст. 6 Закона, относятся содержащие изображения и (или) слова и (или) словесные обозначения, сходные до степени смешения или воспроизводящие охраняемые Законом "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров и услуг" Российской Федерации товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров и услуг, право на которые в отношении однородных изделию товаров не принадлежит заявителю, или известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на промышленный образец в отношении однородных изделию товаров.

Несмотря на некоторые различия (изменение женского рода существительного и соответственно прилагательного на средний род), словесное обозначение, присутствующее на изображении изделия по оспариваемому патенту сходно фонетически и семантически с упомянутым товарным знаком. Таким образом, решение изделия по оспариваемому патенту содержит словесное обозначение сходное до степени смешения с охраняемым Законом о товарных знаках товарным знаком по свидетельству N 218114, право на который в отношении однородных заявленному решению изделия товаров не принадлежит патентообладателю промышленного образца.

Очевидно, что при введении в хозяйственный оборот изделия по оспариваемому патенту (нанесение этикетки на упаковку подсолнечного масла) у потребителя может создаться ассоциативное впечатление, что продукция маркирована товарным знаком по свидетельству N 218114 и, таким образом, будет вводить в заблуждение потребителя в отношении производителя однородных товаров.

Что касается мнения патентообладателя о том, что сам факт подачи возражения с просьбой признать недействительным патент на промышленный образец недействительным, носит характер недобросовестной конкуренции" и противоречит Федеральному закону от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Палата по патентным спорам отметила следующее.

Данный Закон направлен на защиту интересов общества от недобросовестной конкуренции и формирует правовое содержание категории "общественные интересы" в экономической сфере деятельности. Так, согласно подпункту (4) п. 1 ст. 14 Закона не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе: продажа, обмен или иное введение в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг.

На недопустимость недобросовестной конкуренции, нарушающей общественные интересы, указано также в международных соглашениях, участником которых является Российская Федерация. Так, в соответствии с п. 3 ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности подлежат запрету, в частности:

- все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

- указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Таким образом, доводы, приведенные в возражении, обосновывают правомерность отнесения промышленного образца по оспариваемому патенту к решениям изделий, противоречащих общественным интересам. В итоге патент на промышленный образец N 60722 признан недействительным полностью.

Аналогичным образом был аннулирован патент на промышленный образец N 54074 "Эмблема" с приоритетом от 14 ноября 2002 г. в связи с известностью принадлежащей иному лицу международной регистрации N 741321, публикация сведений о которой была осуществлена в официальном бюллетене ВОИС 9 ноября 2000 г.

5. Объем прав, предоставляемый патентом на промышленный образец. Вопрос о толковании объема прав по патенту на промышленный образец сегодня достаточно актуален. В соответствии с п. 3 ст. 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца. Таким образом, данная норма не претерпела никаких изменений в сравнении с Патентным законом РФ.

Согласно п. 3 ст. 1358 Кодекса, промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца.

В публикациях <395> уже неоднократно отмечалось, что объем прав определяется не перечнем существенных признаков по аналогии с формулой изобретения, а существенными признаками, отображенными на изображениях изделия. При этом перечень является всего лишь указателем (ориентиром) тех фрагментов изображения, которые подлежат визуальному восприятию и оценке патентоспособности, а не словесно-семантическому осмыслению заложенных в перечне понятий. Фрагменты изображения и изображение в целом не являются логически определяемыми понятиями.

--------------------------------

<395> Джермакян В.Ю. Патентная охрана промышленных образцов в России XXI века. М.: ИНИЦ Роспатента, 2004.

Джермакян В.Ю. Американские притязания на промышленные образцы и российский перечень существенных признаков // Патенты и лицензии. 2005. N 4. С. 22.

Корчагин А.Д., Богданов Н.В., Казакова В.К., Полищук Е.П. Постатейный комментарий к Патентному закону Российской Федерации с учетом дополнений и изменений, внесенных Федеральным законом от 02.02.2003 N 22-ФЗ. М.: ФИПС, 2004.

 

Очевидно, что в отношении данных прав Роспатент не уполномочен давать какие-либо разъяснения, и Роспатент этого не сделал, но косвенно выразил в Регламенте свою позицию, раскрыв в п. 9.10.1 назначение перечня существенных признаков промышленного образца следующим образом:

"9.10.1. Назначение перечня существенных признаков промышленного образца.

Перечень существенных признаков промышленного образца предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны промышленного образца (пункт 3 статьи 1354 Кодекса) и притязаний заявителя (пункт 2 статьи 1377 Кодекса).

Признаки перечня предназначены для идентификации тех признаков внешнего вида изделия, представленного на изображениях, которые определяют объем правовой охраны (притязания заявителя).

Признаки, нашедшие отражение только на чертежах, схемах или поясняющих рисунках, в перечень не включаются".

Можно полагать, что при установлении противоправного использования запатентованного промышленного образца суды также будут учитывать, что признаки перечня предназначены для идентификации признаков (фрагментов) внешнего вида изделия, и только последние определяют объем правовой охраны промышленного образца.

Тем не менее и такое разъяснение в Административном регламенте может не помочь в ситуации, предусмотренной абзацем вторым п. 3 ст. 1358 ГК РФ, согласно которой, если при использовании промышленного образца используются все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого запатентованного промышленного образца, другой промышленный образец также признается использованным. В данной норме Кодекса, как и ранее в Патентном законе РФ, отсутствует обязательное условие отражения признаков другого промышленного образца не только в словесном перечне, но и на изображениях воплощенного в изделии первого промышленного образца.

6. Изменение требований к содержанию перечня - прерогатива Роспатента. В сложившейся ситуации Роспатент имеет возможность повлиять на оценку степени значимости перечня существенных признаков в определении объема предоставленных прав по патенту на промышленный образец, исходя из следующего. Нормы Кодекса не устанавливают требования к содержанию перечня существенных признаков. Требования, предъявляемые к перечню существенных признаков, а также его структура и оформление определены Роспатентом в Административном регламенте по промышленным образцам в п. 9.10.2 и п. 9.10.3.

Роспатент имеет полное право изменить требования к перечню, взяв за основу американский принцип, используемый при изложении притязании в отношении промышленного образца.

Вместо многословного перечисления признаков достаточно в перечне перечислять фрагменты изображения и основные характеристики внешнего вида и сопровождать их словами "так как изображено на рис. N...".

В этом случае никаких сомнений в том, что объем прав по патенту на промышленный образец определяется изображением промышленного образца, не возникает, а в установлении объема прав участвует и перечень, но не в качестве словесной характеристики как таковой, имеющей самостоятельное правовое значение, а в качестве вспомогательного инструмента к изображениям промышленного образца.

7. Отказ от предварительного экспертного уведомления. В отличие от Патентного закона РФ (п. 2 ст. 24) в отношении промышленных образцов Кодекс не предусматривает направление заявителю уведомления о результатах проверки патентоспособности заявленного промышленного образца до принятия решения об отказе в выдаче патента или перед принятием решения о выдаче патента. Таким образом, официальными документами экспертизы по существу в отношении промышленных образцов могут быть только запросы или решения, без каких-либо промежуточных уведомлений, содержащих сведения об оценке патентоспособности. Уведомление как вид документа может касаться иных вопросов, например, по уплате пошлин и т.п.

 

Статья 1392. Временная правовая охрана изобретения

 

Комментарий к статье 1392

 

1. С 1 января 2008 г. возможность предоставления временной правовой охраны полезным моделям и промышленным образцам не предусмотрена. Не будем обсуждать: нужно или нет сохранить временную правовую охрану не только для изобретений, но и для полезных моделей и промышленных образцов. Это дело законодателя, хотя обычно убирают из законодательства ту норму, которая или не работает, или приводит к отрицательному результату на практике. Ничего подобного в отношении временной правовой охраны для полезных моделей и промышленных образцов не наблюдалось.

Однако зачем в отношении изобретения сократили более широкие возможности заявителя использовать временную правовую охрану для противодействия недобросовестной конкуренции так, как это было предусмотрено Патентным законом Российской Федерации?

2. Отказ от возможности направления предупредительного уведомления. Ст. 1392 ГК РФ не предусматривает направление потенциальным нарушителям уведомления о поданной заявке на изобретение со всеми вытекающими из этого последствиями для правонарушителя, которые были предусмотрены Патентным законом (денежная компенсация и за данный период использования).

Судя по Комментарию к четвертой части ГК РФ <396>, ее разработчики сами до сих пор думают, что возможность направления уведомления потенциальным нарушителям сохранилась. А как иначе расценить сделанный ими на стр. 543 названного издания комментарий следующего содержания?

--------------------------------

<396> Маковский А.Л. и др. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008.

 

Quot;Правила о временной охране заявленных изобретений применяются также и тогда, когда заявитель уведомил пользователя до опубликования заявки о том, что он, заявитель, подал заявку. Временная охрана при этих обстоятельствах действует с даты уведомления".

Можно утверждать, что изъятие из законодательства нормы, позволяющей уведомлять потенциального правонарушителя о поданной заявке до публикации сведений о ней, пойдет на руку недобросовестным конкурентам. Теперь они получили возможность использовать патентуемое изобретение в период до публикации сведений о поданной заявке без выплаты какой-либо компенсации за этот период будущему патентообладателю. В случаях, когда будущий патентообладатель после подачи заявки сразу начинает использовать свое изобретение и вводит его в гражданский оборот или раскрывает его иным образом в публикациях, в том числе рекламных, недобросовестные конкуренты получают большой срок (до полутора лет) безвозмездно использовать чужое изобретение.

Приведем ст. 22 Патентного закона РФ в виде, в котором она существовала до введения в действие четвертой части ГК РФ.

"Статья 22. Временная правовая охрана

1. Заявленному изобретению с даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы, но не в большем, чем объем, определяемый формулой, содержащейся в решении о выдаче патента на изобретение.

2. Временная правовая охрана считается ненаступившей, если заявка на изобретение была отозвана или признана отозванной либо по заявке на изобретение принято решение об отказе в выдаче патента и исчерпана предусмотренная настоящим Законом возможность подачи возражения против этого решения.

3. Физическое или юридическое лицо, использующее заявленное изобретение в период, указанный в пункте 1 настоящей статьи, выплачивает патентообладателю после получения патента денежную компенсацию. Размер компенсации определяется соглашением сторон.

4. Положения пункта три настоящей статьи распространяются на изобретения, полезные модели и промышленные образцы с даты уведомления заявителем использующего их лица о поданной заявке на выдачу патента, если в отношении изобретений эта дата наступила ранее даты публикации сведений о заявке, а в отношении полезных моделей и промышленных образцов - ранее даты публикации сведений о выдаче патента".

В сравнении вышеприведенной концепции использования института временной правовой охраны в отношении изобретений и концепции, заложенной в комментируемую статью, проигрывает та, которая теперь использована в четвертой части ГК РФ.

Суды не часто рассматривали иски, в которых использовалась норма о временной правовой охране и испрашивалась денежная компенсация, но разрешение одной такой коллизии по использованию изобретения по патенту РФ N 2153984 весьма интересно, поскольку в данном деле фигурирует условие (использование изобретения до публикации сведений о поданной заявке с уведомлением ответчика о поданной заявке), которое не предусмотрено в ст. 1392 ГК РФ.

Приведем пример судебной практики в отношении использования изобретения до публикации сведений о поданной заявке с уведомлением третьего лица о поданной заявке.

Читая нижеприведенное судебное Постановление, необходимо учитывать, что судами использовались нормы Патентного закона РФ в редакции 1992 г., без учета внесенных в 2003 г. изменений и дополнений, что, однако, не влияет на рассматриваемую ситуацию.

ЗАО "Прогресс-Инвест" обратилось в Арбитражный суд Пермской области с иском к ООО "Пласт" о взыскании убытков в связи с незаконным использованием ответчиком изобретения, защищенного патентом N 2153984 <397>. Решением от 15.10.2003 в удовлетворении исковых требований отказано. Постановлением апелляционной инстанции от 10.12.2003 решение отменено, исковые требования удовлетворены.

--------------------------------

<397> Извлечение из Постановления кассационной инстанции ФАС Уральского округа от 16 февраля 2004 г. N Ф09-260/04-ГК.

 

ООО "Пласт" с постановлением апелляционной инстанции не согласно, просит его отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции. Оспаривая судебный акт, заявитель ссылается на нарушение судом ст. 6 ГК РФ, ст. 22 Патентного закона РФ от 23.09.1992 N 3517-1, полагая, что лицо не может считаться нарушителем патента, если патент еще не выдан. Поэтому, по мнению ООО "Пласт", убытки могут взыскиваться только когда лицо узнало или должно было узнать о выдаче патента, то есть с даты публикации сведений о выдаче патента.

Несмотря на отсутствие в материалах дела данных о публикации сведений о заявке истца, суд обоснованно распространил действия периода временной правовой охраны изобретения с даты подачи заявки, так как ООО "Пласт" (ранее ЗАО "Пласт"), знало, что использует защищаемое Патентным законом РФ изобретение, что подтверждается договором от 21.06.1999 N 74/002483.

Хотя позднее патент РФ N 2153984 был полностью аннулирован в связи с несоответствием изобретения условиям патентоспособности, судебное Постановление остается примером толкования нормы о временной правовой охране изобретения в той части, когда период ее действия был перенесен на дату подачи заявки, о которой ответчика уведомил истец в совместном договоре.

Будем считать приведенное судебное Постановление "лебединой песней", сокращенной временной правовой охраны изобретений до тех пор, пока разработчики четвертой части ГК РФ не внесут исправления в уже действующий Кодекс.

 

4. Регистрация изобретения, полезной модели,

промышленного образца и выдача патента

 

Статья 1393. Порядок государственной регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдача патента

 

Комментарий к статье 1393

 

1. Совмещение двух действий по регистрации и внесению в реестр. Пункты 1 и 2 названной статьи не совсем удачно взаимоувязаны. Согласно п. 1 только на основании решения о выдаче патента Роспатент обязан внести соответствующий объект в Государственный реестр. Однако согласно п. 2 государственная регистрация и выдача патента осуществляется при условии уплаты соответствующей патентной пошлины. Таким образом, пункты 1 и 2 формально содержат два юридических действия:

- внесение объекта патентных прав в реестр;

- государственная регистрация объекта патентных прав.

На практике такого не происходит, т.к. государственная регистрация объекта патентных прав осуществляется путем внесения последнего в Государственный реестр и при уплате соответствующей пошлины. Это единый процесс, представляющий собой одно юридически значимое действие, осуществляемое при условии уплаты пошлины.

2. Получатель патента. Если патент испрашивался на имя нескольких лиц, им выдается один патент, причем, образно говоря, "хранителем" патента будет тот из патентообладателей, которого укажут все патентообладатели. Роспатент не должен запрашивать отдельную информацию о том, кому следует выслать патент (патентную грамоту), и в его полномочия входит отправка любой корреспонденции, в т.ч. и патента, по тому адресу, который указан в заявке как адрес для переписки. Однако последнее не исключает иного указания адресата для получения патента, что может быть осуществлено после получения решения о выдаче патента и документа об оплате соответствующей пошлины за регистрацию и выдачу патента.

3. Исправление ошибок в патенте. Возможность исправления очевидных и технических ошибок в выданном патенте также совершенно очевидна. Единственным условием внесения таких исправлений является невмешательство в предоставленный объем исключительных прав.

К ошибкам такого вида, как правило, относят ошибки грамматические и орфографические, ошибки, обусловленные пропуском букв, слов, фраз и т.п. Исправления могут касаться как библиографических данных, так и описания и формулы изобретения или полезной модели, или перечня существенных признаков промышленного образца. Об очевидной ошибке в патенте можно говорить, когда написано явно не то, что подразумевалось, а предлагаемая поправка ошибки имеет такой характер, при котором из общедоступных знаний для специалиста следует, что ничего кроме предложенной поправки не могло быть предпринято.

Классическим примером невозможности отнесения ошибки к очевидной или технической является попытка замены в составе композиции, включавшей в выданном патенте, равно как и в поданной заявке во всех ее документах, компонент - бром, на компонент - бор. Даже если в запатентованной композиции присутствие компонента - бром совершенно бессмысленно, а присутствие компонента - бор имеет технический смыл, это не повлияет на отказ в исправлении подобной ошибки.

4. Исправление ошибки при зачете пошлин. Особым случаем реализации нормы по п. 4 ст. 1393 является исправление технической ошибки, связанной с зачетом пошлины за поддержание патента в силе после признания патента досрочно прекратившим свое действие.

В решении Арбитражного суда г. Москвы от 25.02.2010 по делу N А40-61557/09-26-546 в споре, связанном с учетом годовой пошлины за поддержание патента в силе, решение о признании патента недействительным было отменено по доказанному факту своевременной оплаты пошлины, несмотря на непредставление копии платежного документа в ФИПС. В решении суда по данному поводу отмечено следующее:

Quot;Поскольку документ, подтверждающий уплату пошлины за поддержание патента РФ N 2164808 в силе за третий год действия, не поступал, Роспатентом в соответствии с п. 2 ст. 30 Патентного закона в Бюллетене "Изобретения. Полезные модели" N 34 от 10.12.2002 была осуществлена публикация о досрочном прекращении действия указанного патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе.

Однако впоследствии был установлен факт своевременной уплаты пошлины за поддержание патента N РФ N 2164808 в силе за третий год действия, о чем свидетельствует платежное поручение N 6514 от 06.03.01.

Согласно вышеуказанному платежному документу, плата пошлины за поддержание патента РФ N 2164808 в силе за третий год действия (т.е. с 29.04.2001 по 28.04.02) была произведена в установленный подпунктом "л" пункта 1 Положения о пошлинах.

Так, вследствие вышеперечисленных обстоятельств, публикация в Бюллетене "Изобретения. Полезные модели" N 34 от 10.12.02 о досрочном прекращении действия патента РФ N 2164808 из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе являлась ошибочной, поскольку фактически оплата пошлины была произведена".

Непредставление патентообладателем копии платежного документа, конечно, является его упущением, но тем не менее такое упущение не может отменить действие нормы ст. 1399 ГК РФ, согласно которой действие патента прекращается досрочно только при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе. Закон не содержит никаких условий досрочного прекращения действия патента при непредставлении копии платежного документа в ФИПС, если факт платежа впоследствии подтверждается в период времени, как минимум, соответствующий общим срокам исковой давности, применяемым в судебных спорах.

Правило пункта 9 Положения о пошлинах - "Если документ, подтверждающий уплату соответствующей пошлины, и сообщение о ее уплате не представлены в указанный срок, пошлина считается не уплаченной в установленный срок";, не основано на норме закона и противоречит условию достаточности подтверждения факта уплаты.

 

Статья 1394. Публикация сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец

 

Комментарий к статье 1394

 

1. Досье заявки и возможности ознакомления с ним. С какими документами заявки можно ознакомиться любым лицам согласно п. 2 ст. 1385 Кодекса? При неизменности нормы в сравнении с ранее действовавшим Патентным законом РФ, вопрос кажется не уместным, тем не менее необходимо дать некоторые пояснения по существу вопроса.

На прошедшей в октябре 2007 г. научно-практической конференции Роспатента "Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности в условиях проведения административной реформы и вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" обсуждалось предложение Роспатента о внесении в проект Административного регламента Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам исполнения государственной функции по организации приема заявок на выдачу патента на изобретение, их регистрации, экспертизы и выдаче в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретения правила, по-новому регулирующего возможность ознакомления любых лиц с документами заявки после публикации сведений о выдаче патента.

Предложение Роспатента сформулировано в п. 26.3 проекта следующим образом:

"26.3 Ознакомление с материалами заявки после публикации сведений о выдаче патента.

После публикации сведений о выдаче патента Роспатент на основании статьи 1394 ГК РФ предоставляет материалы заявки для ознакомления любых лиц. Роспатент осуществляет выкладку собственно заявки, прилагаемых к ней документов, дополнительных материалов, представленных заявителем в процессе переписки, и документов экспертизы.

При ознакомлении с материалами заявки не предоставляется доступ к сведениям об авторе(-ах), если они не были опубликованы, и к сведениям о месте жительства автора(-ов).

Копии выложенных материалов могут быть предоставлены любому лицу при условии соответствующей оплаты".

Первое, на что следует обратить внимание, - несоответствие терминологии в проекте Административного регламента терминологии п. 2 ст. 1394 четвертой части ГК РФ, согласно которому любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки, а не с материалами заявки, как это указано в проекте.

Как следует понимать такое разночтение: как ошибку или как умысел?

Нет сомнений, что Роспатент изменил терминологию умышленно, так как термин "документ" мешает корректно внести в Административный регламент предлагаемое новшество. Суть в том, что п. 2 ст. 1394 ГК РФ в этой части идентичен содержанию второго абзаца ст. 25 Патентного закона РФ, а такая формулировка допускает ознакомление любых лиц только с документами, а не материалами заявки.

Лица, не сталкивавшиеся с разработкой данной нормы для российского Патентного закона РФ, не могут знать, что в то время такое ограничение доступа к полному досье заявки было заложено осознано. Страна только переходила от авторских свидетельств СССР к патентной охране изобретений и отсроченной экспертизе с выкладкой заявок. Тогда, не имея опыта, не рискнули раскрывать содержание заявок и заложили в Закон доступ только к тому, что подано в первичных документах заявки. Соблюдалось равенство: что подано, то и опубликовано, и доступно. Ничего другого. При этом исходили из того, что когда закон заработает, все проблемы выявятся, и можно будет вносить изменения, соответствующие реалиям.

Внести изменения в четвертую часть ГК РФ не удалось.

Казалось, какая разница, как назвать: документы или материалы. А разница большая, так как в четвертой части ГК, равно как и Патентном законе РФ, в качестве документов заявки (на примере с изобретениями) указаны только:

- заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) изобретения и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их местожительства или местонахождения;

- описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;

- формула изобретения, выражающая его сущность и полностью основанная на описании;

- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

- реферат.

Перечисленные документы именуются в практической деятельности как "первичные документы заявки";.

Документ об уплате пошлины не отнесен к документам заявки, хотя и прикладывается к ней.

На конференции разработчики регламента высказали мнение, что поскольку в четвертой части ГК РФ не раскрыто, что понимать под документами заявки, то под ними можно понимать любые материалы, попадающие в досье (дело) заявки, такие как дополнительные материалы, представленные заявителем в процессе переписки, и документы экспертизы.

К сожалению, с такими утверждениями невозможно согласиться, так как в п. 2 ст. 16 Патентного закона РФ и п. 3 ст. 1375 ГК РФ, после перечня того, что должна содержать заявка, указано: "Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно, - дата поступления последнего из документов".

Поэтому под документами заявки нельзя понимать ни что иное, кроме заявления, описания, формулы, чертежей (иных иллюстрирующих материалов, например, рисунков или фотографий) и реферата.

Для отнесения к "документам" дополнительных материалов, представляемых заявителем и документов экспертизы, законного основания не существует, и довод о том, что законодательство не раскрывает, что следует понимать под документами заявки, не выдерживает критики.

На конференции многие патентные поверенные в своих выступлениях требовали предоставить доступ к полному досье заявки (назовем его так) и при этом утверждали, что и в ЕПВ, и в других ведомствах именно так и поступают, что, как оказалось, не соответствует действительности.

Процитируем положения Конвенции о выдаче европейских патентов. "Статья 128. Ознакомление с материалами заявок.

Пункт (4). "После публикации заявки на европейский патент ее материалы и полученный по этой заявке европейский патент могут быть представлены для всеобщего ознакомления по соответствующему ходатайству с учетом ограничений, из