Несоответствие объектов патентного права условиям патентоспособности.

Несоответствие изобретения условиям его патентоспособности может быть установлено в отношении трех условий: новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость.

Несоответствие полезной модели условиям ее патентоспособности может быть установлено в отношении двух условий: новизна и промышленная применимость.

Несоответствие промышленного образца условиям его патентоспособности может быть установлено в отношении двух условий; новизна и оригинальность.

Патент на изобретение или полезную модель может быть признан недействительным при наличии в формуле изобретения или полезной модели в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изображениях изделия.

Примером признания патента полностью недействительным по указанным основаниям является размещенное на сайте Роспатента решение Палаты по патентным спорам в отношении патента ЕАПВ N 4967 на "Надувной обруч-топ".

Обратим внимание на условие, сформулированное в подпункте 2 п. 1 ст. 1398 ГК РФ в отношении изобретений и полезных моделей (далее - изобретений). Патент может быть признан недействительным при наличии в формуле изобретения признаков, которые содержатся в решении о выдаче патента, но отсутствуют на дату подачи заявки в описании изобретения и в заявленной формуле изобретения. Законодатель определил два, взаимосвязанных союзом "и", условия: отсутствие признаков в описании изобретения и в заявленной формуле изобретения. Из последнего следует, что наличие признаков только в заявленной формуле и их отсутствие в описании изобретения, формально может служить основанием для применения нормы по подп. 2 п. 1 ст. 1398 ГК РФ. Чтобы избежать возможности аннулирования патента по данному основанию нужно неукоснительно соблюдать требования ст. ст. 1375 и 1376 Кодекса, в соответствии с которыми формула изобретения (полезной модели) должна выражать их сущность и полностью основываться на их описании. Основываться на описании означает только одно - все признаки из формулы должны быть полностью раскрыты в описании. Признак может быть раскрыт (описан, пояснен) в формуле и описании по-разному, например, в формуле сказано, что "в электрическую цепь включен трансформатор тока", а в описании сказано - "в электрическую цепь включено средство для изменения напряжения тока". Взаимное толкование примененных терминов свидетельствует о раскрытии одного технического признака в формуле и в описании изобретения. Наличие признака в формуле и его полное отсутствие в описании, как правило, свидетельствует о несущественности данного признака, отсутствии его влияния на выполняемую функцию и указанные в описании технический результат и задачу изобретения. Если такой признак "попал" в формулу изобретения и на этом основании патент подвергнут попытке аннулирования, правильным будет уточнить патентную формулу путем исключения из нее этого признака.

Иной, более лояльный подход к раскрытию признаков, предусмотрен правилом 54 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, согласно которому Евразийский патент может быть признан недействительным на территории Договаривающегося государства на основании процессуальных норм его национального законодательства полностью или частично в течение всего срока его действия, в случаях:

- наличия в формуле изобретения признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах евразийской заявки.

Евразийские нормы права не требуют совокупного соблюдения условий раскрытия признака в заявленной формуле и заявленном описании изобретения; достаточно показать, что признак раскрыт в первоначальных материалах евразийской заявки, т.е. в любом из ее материалов.

Патент на промышленный образец может быть признан недействительным при наличии в решении о выдаче патента в перечне существенных признаков таких признаков, которые отсутствовали на дату подачи заявки на изображениях изделия.

Таким образом, если признаки внешнего вида промышленного образца присутствовали на изображениях, но были или не приведены в перечне или оговорены иными словесными эквивалентами, это не является основанием для признания патента на промышленный образец недействительным. Последнее еще раз подтверждает ранее рассмотренный вопрос о некорректном придании словесному перечню правового статуса при определении объема предоставленных прав.

Идентичные объекты патентного права с одной датой приоритета. Еще одним основанием для признания патента недействительным является выдача патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 настоящего Кодекса. Такая ситуация достаточно редкая, но может иметь место, особенно в отношении патентов на изобретения и полезные модели, заявки на которые рассматриваются в разных экспертных подразделениях, и эксперты могут не увидеть своевременно все такие заявки. Тем не менее указанная в законе норма превентивно предупреждает о том, что даже если патенты будут выданы, то дальнейшая их судьба может быть незавидной.

Выдача патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, также является основанием для признания патента недействительным. Данная норма направлена на защиту прав действительных авторов и лиц, которые в соответствии с Кодексом имели право получить патент на свое имя. В случае спора между сторонами Роспатент рассмотрит такое возражение после признания в судебном порядке права соответствующего лица. Если между сторонами не возник спор, и указание в патенте не тех лиц (частично или полностью) является ошибкой, признанной и подтвержденной всеми заинтересованными сторонами, Роспатент может принять соответствующее решение в административном порядке.

1.2. Извещение каждого из патентообладателей о поступившем возражении. При множественном числе обладателей исключительного права каждый из них должен быть извещен Роспатентом о поступившем возражении против выданного патента. Экземпляр возражения (заявления) вместе с уведомлением о принятии его к рассмотрению при множественности числа обладателей исключительного права должен направляться каждому из правообладателей (патентообладателей). Роспатент обязан <406> известить всех обладателей исключительного права о возникшем споре, о времени и месте его рассмотрения, предоставить каждому из них возможность ознакомиться со всеми материалами и дать свои объяснения в заседании коллегии. Если все обладатели исключительного права назначили общего представителя, например, одного патентного поверенного, Роспатенту достаточно известить только общего представителя, не направляя соответствующее извещение каждому из обладателей исключительного права.

--------------------------------

<406> Решение Верховного Суда РФ от 09.06.2008 по делу N ГКПИ08-846.

 

1.3. Сохранение действия лицензий <407>. Положения абз. 2 п. 4 комментируемой статьи Кодекса (ранее - содержание под. 1 п. 1 и п. 3 статьи 29 Патентного закона РФ) по своему правовому смыслу не предполагают возможность в случае признания патента недействительным и его аннулирования признание недействительными лицензионных договоров в той части, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента.

--------------------------------

<407> Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2007 N 966-О-П.

 

1.4. Перечень оснований признания недействительности. Статья 1398 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований для признания недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. При этом обратим внимание на то, что в данной статье речь идет только об основаниях признания патента недействительным, но не об основаниях прекращения действия патента, о чем будет сказано подробнее далее.

1.5. Частичная недействительность и группа изобретений. Иные нарушения норм патентного права, предусмотренных Кодексом, если они имели место при выдаче патента, например, выдача патента на изобретение с формулой, в отношении которой выявлено нарушение требования единства изобретения, не являются основанием для подачи возражения против выдачи патента и признания его недействительным. Более того, в случае признания патента, выданного на группу изобретений или иных объектов, недействительным частично, когда один из объектов признается не соответствующим условиям патентоспособности, новый патент, выдаваемый в замен старого, останется действительным в отношении всех оставшихся объектов "бывшей" группы, даже если оставшиеся объекты уже не образуют группу, т.е. не отвечают требованиям единства.

Норма пп. 2 п. 1 комментируемой статьи должна соотносится с нормой абз. второго п. 1 ст. 1378, устанавливающего условия признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленных объектов патентных прав. Последнее не так легко будет осуществить в отношении изобретений и полезных моделей ввиду несоответствия дат, относительно которых устанавливается изменение сущности по дополнительным материалам.

1.6. Дата подачи или дата приоритета. В статье 1378 для указанной ситуации по нераскрытию признаков указана дата приоритета, в то время как в статье 1398 - дата подачи заявки. Такое несоответствие дат является ошибкой Кодекса. В отношении промышленных образцов в обоих случаях указана одна и та же дата - дата подачи заявки, что не приведет к недоразумениям.

Согласно п. 1 ст. 1378 дополнительные материалы изменяют сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения или полезной модели, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле изобретения или полезной модели в случае, если на дату приоритета заявка содержала формулу изобретения или полезной модели. В то же время согласно п. 1 (2) ст. 1398 патент на изобретение и полезную модель может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично, в случае наличия в формуле изобретения или полезной модели, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу).

В ситуации, когда, например, некоторые признаки содержатся в первой заявке, по которой испрашивается приоритет, но они не раскрыты в первичных материалах конвенционной заявки, имеющей более позднюю дату подачи, и были внесены в описание после даты подачи, такие действия на основании п. 1 (2) ст. 1398 могут привести к признанию патента недействительным.

Правильным для изобретений и полезных моделей также является указание в обоих случаях именно даты подачи, а не даты приоритета в связи с тем, что заявители, не испрашивающие конвенционный и любой, более ранний приоритет, будут иметь равные возможности с заявителями, испрашивающими при подаче заявки более ранний конвенционный приоритет. Но законодатель может принять в качестве отправной точки и дату приоритета.

Признание патента недействительным по основаниям пп. 4 п. 1 ст. 1398 осуществляется на основании судебного решения и правом на подачу соответствующего заявления в суд обладает любое лицо, которому стало известно о данных нарушениях, при этом любое лицо не обязано доказать свой интерес в опротестовании действительности патента, но обязано подтвердить факты состоявшегося правонарушения. Тем самым, Кодекс в данной ситуации не ограничивает круг лиц, обладающих правом на подачу заявления в суд только заинтересованными лицами.

2. Оспаривание недействительности патента, досрочно прекратившего действие. Оспаривание действительности патента по условиям патентоспособности должно рассматриваться независимо от досрочного прекращения действия патента, предусмотренного ст. 1399 Кодекса.

Патентное законодательство предусматривает возможность досрочного прекращения действия патента на основании заявления, поданного патентообладателем или при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента.

Если патент прекратил действие из-за неуплаты очередной годовой патентной пошлины, он досрочно прекращает действие с даты истечения установленного срока для уплаты патентной пошлины, но является действующим до этой даты независимо от текущего статуса.

Патент также считается действующим до даты поступления заявления от патентообладателя о досрочном прекращении, т.к. действие патента прекращается в данном случае с даты поступления заявления.

Невозможность признания патента недействительным как выданного на несоответствующий условиям патентоспособности объект (после досрочного прекращения действия патента) позволяет недобросовестным патентообладателям (особенно по полезным моделям), предъявлять судебные иски к третьим лицам о нарушении исключительных прав за период действия патента до досрочного прекращения. Как на этом можно "играть" с помощью патентов на полезные модели и, по сути, вымогать деньги с ничего не подозревающих производителей продукции, не будем описывать.

Ранее Палата по патентным спорам (ППС) не принимала к рассмотрению возражения по патентам, не действующим на момент подачи возражения, или досрочно прекратившим свое действие до рассмотрения возражения по существу, ссылаясь на п. 2.8 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в ППС, согласно которым не принимаются к рассмотрению возражения или заявления, относящиеся к отозванной заявке на выдачу патента, отозванной заявке на регистрацию товарного знака, на регистрацию и/или предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или относящиеся к выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, к предоставлению правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара, действие которого прекращено, за исключением возражений, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.7 Правил.

Обратим внимание и проанализируем легитимность указанного в Правилах условия - действие которого прекращено, - на основании которого ППС отказывала в рассмотрении возражения.

Данное условие совершенно не адекватно <408> тому, что написано в п. 1 (1) комментируемой статьи ГК РФ, согласно которой патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК РФ.

--------------------------------

<408> Оно не было адекватно и той норме, которая была предусмотрена в ст. 29 п. 1 (1) Патентного закона РФ.

 

Из изложенного не следует, что срок действия патента и статус патента (действует или нет) на определенный момент времени, следует рассматривать как адекватные условия. Патентное право не ограничивает возможность оспаривания действительность патента по условиям патентоспособности только в случае, если патент является действующим на момент оспаривания.

Если патент действовал первые пять лет, а потом - на шестом году - досрочно прекратил свое действие в связи с неуплатой годовой пошлины, то на первые пять лет он так и остался действительным. Никто не был вправе нарушать патент в указанный период, и патентообладатель в пределах срока исковой давности (как минимум 3 года) может предъявлять претензии к нарушителям его исключительных прав даже после того как патент досрочно прекратил свое действие.

Если патент прекращает свое действие в связи с несоответствием условиям патентоспособности, это означает отмену решения Роспатента о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре. Такой патент признается недействительным с даты подачи заявки, и все судебные иски "липовых" патентообладателей полезных моделей не будут удовлетворены.

Данную проблему уже давно осознали и законодательно урегулировали в Японии, и не только в ней одной.

Закон о полезных моделях Японии от 13.04.59 N 123 с изменениями, внесенными Законом от 22.12.99 N 220, предусматривает отдельной нормой возможность проведения судебного разбирательства по признанию регистрации полезной модели недействительной даже по истечении срока действия права на полезную модель (Глава 5. "Судебное разбирательство", статья 37, пункты 1 и 2).

Приведем извлечения из несколько интересных судебных дел, в которых отражен рассматриваемый вопрос.

Девятый арбитражный апелляционный суд вынес два постановления, в которых рассматривались патенты РФ N 1811954 и N 2289490. Учитывая идентичность обеих ситуаций, приведем краткое извлечение только из одного Постановления <409>.

--------------------------------

<409> Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 ноября 2007 г. N 09АП-15240/07-АК.

 

Палата по патентным спорам (ППС) решением от 18.12.2006 прекратила делопроизводство по возражению от 24.10.2005 в связи с досрочным прекращением действия патента РФ N 1811954, так как по заявлению патентообладателя от 23.08.2006 действие патента досрочно прекращено. Арбитражный суд г. Москвы обязал ППС рассмотреть возражение от 24.10.2005 по существу, и данное решение было подтверждено апелляционной инстанцией.