Само по себе прекращение поддержания спорных патентов в силе вследствие неуплаты пошлин не означает, что прекратилось нарушение прав истца как одного из авторов полезных моделей.В частности, поскольку как трехлетний срок, предусмотренный пунктом 1 статьи 1400 ГК РФ, так и срок действия патентов не истекли, исключительные права патентообладателя ООО "ПО "ТОПОЛ-ЭКО" могут быть в любой момент легализованы посредством обращения данного общества в Роспатент помимо воли авторов. Отказ же в настоящее время в иске истцу в силу пункта 2 части 1 статьи 150 АПК РФ будет являться процессуальным препятствием для судебной защиты в дальнейшем - в случае подачи ООО "ПО "ТОПОЛ-ЭКО" ходатайства в Роспатент о восстановлении действия патентов N 36937, 36938, 36939, 36940, 37090, 37091, 37592. Более того, само по себе наличие факта регистрации полезных моделей, относящихся к установкам для биологической очистки бытовых и промышленных стоков, установке для биологической очистки бытовой и промышленной сточной воды, фильтрационной камере установок биологической очистки бытовых и промышленных канализационных водных стоков, устройству для вывода очищенных стоков из установок биологической очистки, с указанием в качестве патентообладателя ООО "ПО "ТОПОЛ-ЭКО" не позволяет в настоящее время авторам данных полезных моделей, распорядиться принадлежащим им правом на получение патентов на полезные модели, созданные их трудом. Так, для признания технического решения, связанного с устройством, полезной моделью оно в силу статьи 1351 ГК РФ должно отвечать двум основным требованиям патентоспособности, установленным законом: быть новым и пригодным для промышленного применения. При этом при оценке новизны полезной модели учитываются все поданные другими лицами заявки с более ранним приоритетом на аналогичные технические решения, опубликованные в официальном органе патентного ведомства (открытые для свободного ознакомления), а также запатентованные в Российской Федерации полезные модели. При сохранении в Государственном реестре записи о выдаче спорных патентов ООО "ПО "ТОПОЛ-ЭКО" авторы лишены возможности распорядиться правом на получение патента или реализовать это право, так как разработанные ими технические решение формально не отвечают признаку новизны, поскольку с этой точки зрения они опорочены одним лишь фактом выдачи патентов с более ранним приоритетом на такие же решения ООО "ПО "ТОПОЛ-ЭКО". С учетом изложенного, возражения ответчиков относительно того, что истец утратил материальное право на иск, отклоняются. Другого способа защиты нарушенных прав, кроме как обращение в суд с иском о признании патентов недействительными, у истца нет. Заявленные требования обоснованы как по фактическим обстоятельствам, так и по праву, а потому подлежат удовлетворению. Итак, несмотря на досрочное прекращение действия патентов, последние были позже признаны недействительными. Можно сказать, что предложение, сделанное в статье <414>, нашло, наконец, полную судебную поддержку и было реализовано вопреки практике Роспатента. -------------------------------- <414> Джермакян В. Улучшаем законы и правила // Патентный поверенный. 2005. N 2.
Изложенные выше положения нашли свое окончательное воплощение в совместном Постановлении Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ N 5/29 от 26.03.2009, в котором в пункте 54 указано, что при этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента судам следует учитывать, что недействительным может быть признан и тот патент, действие которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращено, а равно и предоставление правовой охраны товарному знаку, правовая охрана которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращена. Однако Роспатент при подготовке проекта Административного регламента по рассмотрению дел в Палате по патентным спорам вновь не учел позицию высших судов и ввел то же правило, которое ранее присутствовало в Правилах. Скорее всего это было сделано ошибочно, и после публикации 28.05.2009 на сайте Роспатента проекта Административного регламента <415> в Роспатент было направлено замечание в отношении п. 2.8.1. проекта со следующими обоснованиями: -------------------------------- <415> Проект Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по признанию недействительным предоставления правовой охраны и досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, признанию недействительным и аннулированию патента на изобретение, промышленный образец, патента (свидетельства) на полезную модель, досрочного прекращения действия патента на изобретение, промышленный образец, патента (свидетельства) на полезную модель, аннулированию записи в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и свидетельства, а также прекращения действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара.
(Пункт 2.8.1 абз. 4 проекта содержит следующее правило: "Основаниями для отказа в принятии возражения или заявления к рассмотрению могут являться следующие обстоятельства: Заявления, предусмотренные пунктами 2.4.1, 2.5.4 - 2.5.11 настоящего Регламента, относятся к патенту на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельству на полезную модель, товарный знак или об исключительном праве на наименование места происхождения товара, в отношении которых в соответствующий государственный реестр внесена запись об аннулировании, либо действие исключительного права, удостоверяемого патентом или свидетельством, досрочно прекращено ранее (пункт 4 статьи 1398, 1399, пункт 5 статьи 1513, 1514, пункт 1 статьи 1535, 1536 Кодекса)". Досрочное прекращение действия исключительного права (действия патента) не является основанием для отказа в принятии к рассмотрению соответствующего заявления от третьего лица о признании патента недействительным. Это рудимент старой практики Палаты по патентным спорам, уже подвергнутый критике в публикациях <416> и отвергнутый решениями судов <417>. Окончательная и однозначная позиция по данному вопросу изложена в пункте 54 Постановления <418>, в третьем абзаце которого указано: "При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента судам следует учитывать, что недействительным может быть признан и тот патент, действие которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращено, а равно и предоставление правовой охраны товарному знаку, правовая охрана которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращена"). -------------------------------- <416> Джермакян В. Улучшаем законы и правила // Патентный поверенный. 2005. N 2; Джермакян В. Можно ли "убить" патент после его "суицида"? // Патентный поверенный. 2009. N 1. <417> Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 ноября 2007 г. N 09АП-15240/07-АК и Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного Суда от 25 января 2008 г. N 09АП-17284/2007-ГК. <418> Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".
Будем полагать, что в окончательную редакцию Административного регламента будут внесены соответствующие исправления. 3. О возможности переноса признаков из описания в формулу изобретения при рассмотрении возражения о недействительности патента. В ранее указанном проекте Административного регламента по рассмотрению возражений в ППС, в п. 3.1.21 абз. 4 предложено правило следующего содержания: "При рассмотрении возражений, предусмотренных пунктом 2.4.4 и 2.4.11 настоящего Регламента, патентообладатель (обладатель евразийского патента) может по собственной инициативе ходатайствовать о рассмотрении Коллегией или ответственным исполнителем измененных им формулы изобретения, полезной модели, при этом изменения могут заключаться: Во включении в независимый пункт формулы изобретения, полезной модели, признаков из описания изобретения, полезной модели (кроме альтернативных признаков) или из зависимых пунктов формулы изобретения, полезной модели". В адрес Роспатента 01.06.2009 было направлено предложение убрать слова - признаков из описания, с аргументацией неправильности заложенного принципа изменения формулы изобретения на этапе рассмотрения возражения против действительности выданного патента. Не может и не должна возражающая сторона перед подачей возражения выискивать в описании запатентованного изобретения или полезной модели те признаки, которые патентообладатель начнет переносить из своего описания изобретения в формулу изобретения для сохранения патента в зависимости от тех ссылок и доказательств несоответствия патентоспособности, которые являются релевантными в отношении уже опубликованных пунктов патентной формулы. Такая "льгота" для патентообладателя позволяет растянуть процесс рассмотрения возражения против выдачи патента на бесконечный срок, т.к. вносить признаки из описания можно бесконечно, и каких-либо ограничений проект Административного регламента в этой части не содержит. Роспатент в лице Палаты по патентным спорам, рассматривая возражение против выданного патента, должен рассматривать уже запатентованный объект в объеме выданной формулы изобретения или полезной модели. Указанное следует непосредственно из норм ч. 4 ГК РФ. Иными словами, "тасовать"; признаки можно из любых зависимых пунктов формулы, но не из описания <419>. -------------------------------- <419> Джермакян В. Возможности изменения формулы изобретения или полезной модели при рассмотрении возражения против выдачи патента // Патентный поверенный. 2007. N 6.
Кажущийся парадоксальным известный эпиграф патентного права - "Патент действует в отношении того, что записано в формуле изобретения, а не в отношении того, что изобретено и раскрыто в описании"; - должен главенствовать при рассмотрении возражений в Палате по патентным спорам Роспатента. Рассмотрение возражения в Палате по патентным спорам Роспатента не адекватно по назначению тому, что можно осуществлять на этапе экспертизы заявки по существу, т.е. когда объем исключительных прав еще не установлен и допустимы практически любые изменения заявленной формулы, вплоть до включения в нее объекта, ранее не заявленного в формуле, но раскрытого в описании. Но не следует приравнивать возможность изменения заявленной формулы путем включения в нее признаков из описания, с возможностью аналогичного изменения формулы патента, которая определяет объем исключительных прав. Согласно п. 1 комментируемой статьи части 4 ГК РФ именно патент может быть признан недействительным. Согласно п. 2 ст. 1354 ч. 4 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или полезной модели. Описание и чертежи могут использоваться только для толкования формулы, т.е. толкования объема уже предоставленных прав. Ни о каком привлечении признаков из описания для изменения уже установленного объема прав в Кодексе и речи нет, и Палата по патентным спорам Роспатента не может изменять патентную формулу, насыщая ее признаками из описания. Такой подход автоматически потянет за собой и возможность внесения в патентную формулу при опротестовании патента признаков из чертежей, т.к. и чертежи согласно Кодексу также могут использоваться для толкования патентной формулы. При такой концепции практически ни один патент с объемным описанием изобретения невозможно будет окончательно оспорить, т.к. третьи лица будут не в состоянии изначально определить тот объем прав, который патентообладатель начнет менять при рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам Роспатента. Более того, ни по одному патенту невозможно будет провести сравнение для определения патентной чистоты российской продукции и технологии, т.к. невозможно будет установить тот объем прав, который по патенту может быть изменен и сохранен исходя не из зависимых пунктов формулы, а из признаков любого объема из описания изобретения. Признаки из описания выданного патента могут использоваться только для толкования объема прав по формуле патента, но сами признаки из описания не могут являться основанием для создания "нового" объема исключительных прав. Не следует нарушать баланс интересов между патентообладателем и третьими лицами. Будем надеяться, что в окончательной редакции Административного регламента данное правило будет откорректировано, и Роспатент будет действовать в данном вопросе исходя из понимания - когда, каким образом и в отношении какого установленного законом объема исключительного права проводится оценка патентной чистоты объектов техники. При рассмотрении возражения коллегия ППС может предложить патентовладельцу внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично. Таким же правом на уточнение патентной формулы в целях признания патента недействительным частично обладает патентообладатель, т.к. наделение данным правом коллегии ППС не лишает патентообладателя по собственной инициативе распоряжаться предоставленным объемом прав в целом по патентной формуле и уточнять независимые пункты за счет признаков из зависимых. Иное толкование возможности уточнения патентной формулы только лишь по желанию Роспатента, граничащему с "прихотью", ущемляет право патентообладателя защищать полученный патент с многозвенной формулой. Можно считать, что изложенные соображения о том, что правом предложить к рассмотрению измененную на основании зависимых пунктов патентную формулу, обладает не только коллегия Палаты по патентным спорам, но и непосредственно патентообладатель, наконец стали находить реальное воплощение в практике. Сказанное подтверждается нижеприведенным примером принятия решения от 11.05.2010 по возражению против действительности патента N 81551 на полезную модель "Многослойное изолирующие изделие из минерального волокна". После получения возражения против выданного патента патентообладатель в своем отзыве выразил согласие с теми доводами возражения, согласно которым до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту было известно средство того же назначения, что и оспариваемое техническое решение, которое охарактеризовано признаками независимого пункта формулы оспариваемого патента. При этом патентообладатель предложил внести изменения в данную формулу, включив в ее независимый пункт признаки зависимых пунктов 4 и 6, и представил подробные доказательства существенности признаков по уточненному независимому пункту формулы. Коллегия Палаты по патентным спорам в своем решении отметила, что доводы патентообладателя и анализ измененной формулы полезной модели, представленной патентообладателем в отзыве на возражение, обусловливают вывод о том, что указанная формула может быть принята к рассмотрению согласно пункту 4.9 Правил ППС, и в решении также отмечено о том, что: "Данный вывод основан на том, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать непатентоспособной полезную модель, охарактеризованную независимым пунктом 1 измененной формулы, который был уточнен путем включения в него признаков зависимых пунктов 4 и 6 формулы оспариваемого патента". Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила патент РФ на полезную модель N 81551 признать недействительным частично и выдать новый патент с измененной формулой полезной модели, представленной в отзыве патентообладателя. Сегодня данный вопрос судами уже окончательно разрешен в пользу патентообладателя. Суд <420> указал, что предоставление коллегии Палаты по патентным спорам права предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, не означает, что указанное право может быть реализовано произвольно, в зависимости от усмотрения членов Палаты. Когда изменения в формулу изобретения действительно способны устранить препятствия к признанию объекта патентоспособным, право Палаты предложить заявителю (патентообладателю) внести изменения в формулу корреспондирует с соответствующей обязанностью. -------------------------------- <420> Решение ВС РФ от 22 апреля 2009 г. N ГКПИ09-431; Определение Кассационной коллегии ВС РФ от 26 мая 2009 г. N КАС09-244.
Во втором проекте Административного регламента <421> часть предложений уже учтена, а предложение, касающееся непредоставления возможности переноса признаков в патентную формулу из описания - нет, чем и будем руководствоваться на практике. -------------------------------- <421> Проект Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по признанию недействительным предоставления правовой охраны и досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, признанию недействительным и аннулированию патента на изобретение, промышленный образец, патента (свидетельства) на полезную модель, досрочного прекращения действия патента на изобретение, промышленный образец, патента (свидетельства) на полезную модель, аннулированию записи в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и свидетельства, а также прекращения действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара. Роспатент. 2010.
Тем не менее обратим внимание на параграфы 251, 302, 305, 307 раздела 35 "Патенты" Свода законов США, в которых уточнение патентной формулы (замена патента) признаками из описания изобретения осуществляется при проведении повторной экспертизы в патентном ведомстве, при этом учтены интересы третьих лиц, которые могли до изменения патентной формулы (за исключением ситуации, если эти притязания уже присутствовали в первоначально выданном патенте) уже начать добросовестное использование изобретения именно в том варианте, который ранее был включен в патентную формулу. В рассмотренной ситуации по существу применяется подобие права преждепользования или послепользования. Приведем в оригинале текст действующей нормы из параграфа 307:
|
