Исключении одного или нескольких зависимых пунктов многозвенной формулы.

О необходимости введения таких правил, исключающих дискриминацию прав патентообладателя в сравнении с правами членов коллегии ППС Роспатента, уже было сказано ранее, и хорошо, что Роспатент внял этим "призывам".

На основании пункта 3.1.23, при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 2.4.2 проекта регламента, коллегия, а в случае рассмотрения возражения единолично ответственный исполнитель, вправе предложить заявителю внести изменения в формулу изобретения, полезной модели или перечень существенных признаков промышленного образца, не требующие проведения дополнительного информационного поиска и заключающиеся в исключении:

- неохраноспособного пункта формулы, имеющей несколько независимых пунктов формулы;

- многозвенной формулы или формулы, содержащей группу признаков, выраженных альтернативными понятиями;

Путем исключения пункта формулы, относящегося к неохраноспособным объектам.

Сведения о таком предложении вносятся в протокол заседания.

В случае непредставления к заседанию измененной формулы или представлении формулы изобретения или полезной модели или перечня существенных признаков промышленного образца с изменениями, оговоренными выше, оспариваемое решение об отказе остается в силе.

Практика покажет, в каком направлении начнет развиваться правоприменение, и в какой окончательной редакции будет принят данный Административный регламент, совершенствование которого - дело наработки опыта, в т.ч. судебного.

4. Рассмотрение споров о действительности евразийских патентов. Согласно статье 13(1) Евразийской патентной конвенции (далее - Конвенция) спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве (государстве-участнике Конвенции) разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основании Конвенции и Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (далее - Патентная инструкция).

Согласно правилу 54(1) Патентной инструкции евразийский патент может быть признан недействительным полностью или частично в течение всего срока его действия.

Возражение против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение (далее - возражение) подается в Роспатент.

Рассмотрение спора, касающегося действительности евразийского патента на территории Российской Федерации, осуществляется палатой по патентным спорам ФИПС Роспатента на основании положений Конвенции и Патентной инструкции с учетом процессуальных норм, установленных Роспатентом, который фактически осуществляет досудебное рассмотрение спора в административном порядке.

Возражение подается в Роспатент после даты официальной публикации сведений о выдаче евразийского патента в издании Евразийского патентного ведомства (далее ЕАПВ) "Бюллетень ЕАПВ "Изобретения (евразийские заявки и патенты)" (далее - Бюллетень ЕАПВ). При частичном аннулировании евразийского патента ЕАПВ и поддержании его в измененной форме (согласно правилам 53(2) и 53(9) Патентной инструкции) возражение подается в Роспатент только после официальной публикации ЕАПВ сведений о внесении в евразийский патент исправлений и изменений. В случае признания Роспатентом или судом евразийского патента недействительным частично, последующее возражение против его действия на территории Российской Федерации в измененной форме подается в Роспатент только после официальной публикации ЕАПВ сведений об изменении правового статуса евразийского патента.

Возражение принимается Роспатентом к рассмотрению в случаях:

- неправомерной выдачи евразийского патента вследствие несоответствия условиям патентоспособности изобретения, установленных Конвенцией и Патентной инструкцией;

- наличия в формуле изобретения признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки.

Возражение, мотивированное как-то иначе, к рассмотрению не принимается. Принятое к рассмотрению возражение рассматривается в порядке, установленном процессуальными нормами Роспатента.

Вместе с тем рассмотрению возражения против действия на территории Российской Федерации евразийского патента присущи некоторые особенности <422>, о которых будет написано ниже.

--------------------------------

<422> Информационное письмо от 08.08.2007 "О рассмотрении Палатой по патентным спорам возражения против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение" подписано руководителем Роспатента Б.П. Симоновым и президентом ЕАПВ А.Н. Григорьевым.

 

Копия принятого к рассмотрению возражения направляется Роспатентом в ЕАПВ. При этом ЕАПВ уведомляется о времени и месте проведения заседания коллегии ППС, о возможности участия представителя ЕАПВ в рассмотрении дела на заседании коллегии ППС, и запрашивается заверенная копия евразийской заявки, по которой был выдан патент.

Если в результате рассмотрения возражения установлена его необоснованность, коллегия ППС готовит заключение для вынесения Роспатентом решения об отказе в удовлетворении возражения. Приведение новых оснований после подачи возражения не допускается. Оспаривание действительности евразийского патента по новым основаниям может быть осуществлено путем подачи отдельного возражения в течение всего срока действия евразийского патента.

При установлении несоответствия охраняемого евразийским патентом изобретения условиям патентоспособности по содержащимся в возражении основаниям, а также при выявлении в формуле изобретения признаков, на отсутствие которых в первичных материалах евразийской заявки указывалось в возражении, Роспатент на основании заключения ППС принимает решение об удовлетворении возражения.

В случае признания евразийского патента на территории Российской Федерации недействительным частично в решении приводится формула изобретения, с которой будет продолжено в Российской Федерации действие евразийского патента.

Решение по результатам рассмотрения возражения принимается Роспатентом без проведения дополнительного информационного поиска. Изложенное ограничение в проведении дополнительного поиска обусловлено тем, что евразийский патент выдается после проведения патентного поиска, отчет (в т.ч. отчет о международном поиске по заявкам РСТ), с указанием релевантности ссылок в отношении всех пунктов патентной формулы и необходимых частей описания, уже имеется в деле евразийской заявки.

В соответствии с п. 15.21 Руководства <423>, международный поиск, насколько это возможно и разумно, охватывает весь объект изобретения, который содержится в формуле изобретения или который, как можно обоснованно ожидать, мог бы содержаться в формуле изобретения после ее изменения.

--------------------------------

<423> Руководство по рассмотрению международных заявок в Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы в соответствии с Договором о патентной кооперации (текст, имеющий силу с 25 марта 2004 г.).

 

Согласно п. 15.23 Руководства международный поиск, проведенный в отношении независимого пункта(-ов), должен учитывать объект изобретения всех зависимых пунктов. Зависимые пункты формулы изобретения истолковываются как ограниченные всеми признаками того пункта формулы, от которого они зависят. Поэтому, если объект независимого пункта формулы признан новым, зависимые пункты также признаются новыми для целей международного поиска. Если установленные в результате международного поиска новизна и изобретательский уровень независимого пункта формулы не вызывают сомнений, то нет необходимости проводить дальнейший поиск по зависимым пунктам формулы.

Обратим внимание на то, что наличие в пункте формулы изобретения ссылки на номер некого другого пункта формулы не всегда должно рассматриваться как подтверждение зависимости данного пункта по принципу "род - вид". Например, пункт 2 формулы - "Устройство для осуществления способа по пункту 1" - не является зависимым от пункта 1; он всего лишь содержит формализовано укороченное "содержание" способа, реализация которого является назначением устройства, заявленного в отдельном независимом пункте формулы изобретения.

Однако, в соответствии с п. 15.24 Руководства, если новизна и изобретательский уровень основного пункта формулы ставятся под сомнение, то для определения изобретательского уровня зависимого пункта может оказаться необходимым установить, являются ли признаки зависимого пункта как такового новыми, для чего потребуется расширение области поиска. Когда в зависимом пункте указаны дополнительные признаки изобретения (т.е. пункты не ограничиваются только более подробным описанием признака, уже указанного в основном пункте), зависимый пункт образует, в сущности, комбинационный пункт и его следует рассматривать соответствующим образом. В таких случаях поиск на международной фазе проводится и по зависимым пунктам патентной формулы. Отчет о международном поиске содержит сведения, позволяющие установить, в каком объеме был проведен международный поиск.

Патентный поиск по заявкам ЕАПВ проводится на основе формулы изобретения по всем пунктам (а не только по независимым) с должным учетом описания изобретения, а также чертежей, если они имеются <424>, и за это взимается единая процедурная пошлина. В случае если патентный поиск может быть проведен только в отношении части пунктов формулы изобретения, отчет о патентном поиске подготавливается только в отношении этих пунктов формулы изобретения (Правило 42 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции).

--------------------------------

<424> Правило 42 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции.

 

Коллегия ППС на этапе рассмотрения возражения против выданного евразийского патента уже располагает копией евразийской заявки с необходимым отчетом, в котором представлены релевантные в отношении пунктов формулы сведения об аналогах. Перед выдачей евразийского патента по многим иностранным заявкам в Роспатенте проводится по заказу ЕАПВ дополнительный патентный (информационный) поиск по так называемому русскоязычному фонду, поэтому во многих иностранных заявках РСТ, рассмотренных в ЕАПВ, присутствует два отчета о поиске, один из которых проведен в иностранном компетентном международном поисковом органе, а другой - в Роспатенте.

При рассмотрении возражения против выданного евразийского патента в функции Роспатента входит оценка патентоспособности изобретения на основании того уровня техники, который уже был установлен в ЕАПВ при экспертизе по существу. Возможности изменения патентной формулы (не имеет значение - по чьей инициативе), в отношении всех пунктов которой уже проводился полный поиск, не предоставляют Роспатенту каких-либо иных прав, и Роспатент не может и не должен по собственной инициативе проводить какие-либо дополнительные поиски при рассмотрении возражений против выданных патентов как евразийских, так и российских; этим должно заниматься лицо, оспаривающее патентоспособность патента.

Копия решения Роспатента с заключением ППС направляется в ЕАПВ для внесения сведений о прекращении действия евразийского патента или об изменении его правового статуса в Реестр евразийских патентов и публикации этих сведений в Бюллетене ЕАПВ в соответствии с правилами 56(3), 54(2) и 59(1) Патентной инструкции.

 

Статья 1399. Досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

 

Комментарий к статье 1399

 

1. Дата досрочного прекращения. Норма данной статьи претерпела только редакционные изменения в сравнении со ст. 30 Патентного закона РФ. Обратить внимание следует на даты, с которых начинают действовать те или иные условия.

Досрочное прекращение начнет действовать с даты поступления заявления, несмотря на более поздний срок направления патентообладателю соответствующего извещения Роспатента. Роспатент в данном случае не принимает никакого правоустанавливающего решения и обязан только внести соответствующие изменения о статусе патента в Государственный реестр и известить общественность об этом через свои официальные публикации (бюллетени). В качестве установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе принимается срок, установленный Положением о пошлинах, которое действует или будет действовать на момент поступления соответствующего заявления о досрочном прекращении действия патента.

2. Досрочное прекращение в части. Ситуация, описанная в комментарии к ст. 1398, в отношении, образно говоря, распадающейся группы изобретений и иных объектов (формальное несоответствие единству), тождественным образом может повториться при частичном досрочном прекращении действия патента.

В случае если патент выдан на группу изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, патентообладатель может подать заявление о досрочном прекращении действия не всех входящих в группу объектов патентных прав, а только в отношении конкретных по пунктам формулы изобретений или полезных моделей, или в отношении конкретных промышленных образцов, указанных в перечне.

Законодатель не предусмотрел в данном случае выдачи нового патента. Соответствующая информация о статусе ранее выданного патента в отношении его пунктов патентной формулы или перечня существенных признаков промышленного образца будет опубликована в разделе "Извещения" официального бюллетеня Роспатента, после внесения соответствующих изменений в Государственный реестр.

 

Статья 1400. Восстановление действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Право послепользования

 

Комментарий к статье 1400

 

Возможность восстановления действия патента отвечает интересам патентообладателей, однако восстановлению подлежит действие патента, прекращенное только в силу неуплаты в установленном порядке пошлины за поддержание патента в силе. Таким образом, если патент досрочно прекратил свое действие на основании заявления патентообладателя о досрочном прекращении действия патента, действие такого патента восстановлению не подлежит.

1. Сроки и процедуры восстановления. Восстановление действия патента может быть осуществлено в течение трех лет, начиная с даты истечения установленного срока для уплаты пошлины за поддержание патента в силе, но в пределах общего срока действия патента, установленного для каждого объекта патентных прав, например, в пределах 20-летнего срока для изобретений.

Тем не менее если срок действия патента был продлен на основании п. п. 2, 3 ст. 1363, восстановление действия патента может быть осуществлено и в пределах данных дополнительных сроков при соблюдении общих условий восстановления действия патента.

Например, если патентообладатель промышленного образца продлил срок действия своего патента свыше 15 лет еще на 10 лет, но в дополнительный 10-летний срок не уплатил соответствующую годовую пошлину (досрочное прекращение патента было реализовано Роспатентом), он имеет право восстановить действие патента. Количество досрочных прекращений действия патента в связи с неуплатой очередной годовой пошлины, как и их восстановление, не регламентировано, но ограничено текущими сроками уплаты годовых пошлин.

В случае удовлетворения ходатайства действие патента восстанавливается, начиная с даты внесения записи об этом в соответствующий государственный реестр. Этим восстановление действия патента отличается от досрочного прекращения, которое наступает со дня поступления заявления о досрочном прекращении действия патента.

2. Послепользование. Восстановление действия патента в обязательном порядке требует осуществление норм правового института послепользования, обеспечивающего соблюдение определенного баланса интересов патентообладателя, вновь получившего исключительное право и третьих лиц, которые начали использовать на рынке ранее свободный от обременения исключительными правами объект.

Правовой институт - право послепользования, был введен в российское патентное законодательство с 2003 г., нашел отражение в ст. ст. 30.1 и 31 Патентного закона РФ. Судебные споры по поводу использования права послепользования пока единичны, но с момента введения данной нормы в патентное законодательство восстановлено действие многих тысяч патентов, и судебная практика предоставления права послепользования будет только расширяться.

Условия предоставления права послепользования практически дословно повторяют аналогичные условия, предусмотренные при предоставлении права преждепользования, и право дальнейшего безвозмездного использования предоставляется без возможности его расширения в обоих случаях.

Право послепользования в отличие от права преждепользования не предусматривает его отчуждения совместно с производством, что, однако, не исключает возможность перехода права послепользования в порядке различных форм правопреемства, в частности, при реорганизации организационно-правовой структуры преждепользователя.

Переход права послепользования иным образом или с определенными особенностями решается в соответствии с законодательством каждой страны.

3. Зарубежный опыт. В частности, восстановление действия патента и предоставление права послепользования осуществляется в соответствии с Патентным законом Республики Казахстан (в течение трех лет с даты истечения срока и без расширения объема использования). При этом право послепользования может быть передано другому лицу только совместно с производством, на котором объект промышленной собственности использовался или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Закон Республики Молдова "О патентах на изобретения" при предоставлении права послепользования содержит ограничение по расширению объема производства, а срок подачи ходатайства о восстановлении действия патента не установлен и, по сути, исчисляется от даты прекращения действия патента до даты возможного общего срока его действия.

Патентный закон Румынии позволяет восстановить патент в течение шести месяцев с даты публикации сведений о прекращении действия патента. При этом послепользователь имеет право использовать изобретение в объеме, зафиксированном за время, прошедшее с даты утраты патентообладателем прав до восстановления патента.

Аналогичные ограничения по расширению объема использования изобретения установлены для послепользователя в Италии.

Возможность восстановления действия патента, утратившего силу в связи с неуплатой пошлин и, соответственно, предоставление права послепользования, предусмотрено патентными законодательствами Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Гонконга, Дании, Заира, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Казахстана, Люксембурга, Малайзии, Мальты, Молдовы, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Пакистана, Португалии, Румынии, Сингапура, Словакии, США, Туниса, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Швейцарии, Южной Кореи, ЮАР. Однако законодательства подавляющего большинства стран не содержат для послепользователя ограничений по объему использования изобретений.

4. Ограничения по объему использования. Целесообразность механического переноса ограничений по объему использования изобретения (объема производства и т.п.) из права преждепользования в право послепользования, вызывает сомнение. В первом случае преждепользователь не мог знать о патентовании чужого изобретения, которое в материальном воплощении на момент подачи заявки отсутствовало на рынке, а владелец патента при подаче заявки не мог знать о том, что у кого-то есть основания для истребования права преждепользования.

Во втором случае послепользователь не мог не знать о существовании патента и мог заранее и достаточно серьезно готовиться к своему производству, узнав, что патент прекратил свое действие в связи с неуплатой пошлины за поддержание его в силе.

Владелец потерявшего силу патента мог вообще не выпускать продукцию, и только благодаря послепользователю рынок и общество получили конкретную продукцию, успех реализации которой фактически создал бесплатную рекламу для аналогичной продукции владельца восстановленного патента.

Три года для восстановления патента - достаточно большой срок, в течение которого послепользователь мог бы развернуть свое производство и сбыт продукции, а владелец прекратившего на это время действие патента только наблюдать за успехами послепользователя и, выждав три года, - восстановить действие своего патента.

Насколько справедливо в такой ситуации запрещать послепользователю расширять (увеличивать) объем использования изобретения, и особенно в том случае, когда владелец патента после его восстановления сам не использует изобретение, или не может насытить рынок, или начинает просто шантажировать послепользователя?

В патентном законодательстве многих стран, предусматривающих восстановление действия патента в аналогичной ситуации, эти вопросы решаются иначе. Так, закон о патентах Великобритании в аналогичной ситуации для восстановления действия патента предусматривает не три года, а один год, и не ограничивает послепользователя в расширении объема использования изобретения. Однако послепользователь не имеет права разрешать какому-либо лицу использовать изобретение (за исключением случаев, связанных с правопреемством, наследованием и им подобной передаче прав).

Патентный закон Израиля также позволяет восстанавливать действие патента, утратившего силу из-за неуплаты соответствующей пошлины за его поддержание. Срок подачи соответствующего ходатайства после прекращения действия патента не регламентирован. Послепользователь имеет право на дальнейшее безвозмездное использование изобретения, но только в своем бизнесе (с правом передачи по наследству).

В соответствии с законом о патентах Индии восстановление действия патента, утратившего силу в связи с неуплатой пошлин за его поддержание, возможно в течение одного года с даты прекращения действия патента. Объем использования изобретения для послепользователя законом не ограничен. Генеральный контролер по делам о патентах, промышленных образцах и товарных знаках наделен полномочием урегулировать все отношения между владельцем восстановленного патента и послепользователем на основании договора либо, как указано в законе, - иным путем.

Патентный закон Грузии предусматривает возможность восстановления действия патента, утратившего силу в связи с неуплатой ежегодной пошлины. Ходатайство о восстановлении должно быть подано в течение трех месяцев после установленного льготного срока. Послепользователь сохраняет право использовать изобретение в целях предпринимательства. Объем последующего использования законом не регламентирован.

Не ограничен для послепользователя объем использования изобретения после восстановления патента в Турции.

Таким образом, в Великобритании, Израиле, Индии, Грузии, Турции и многих других странах послепользователь не ограничен какими-либо объемами использования изобретения и может выходить на рынок на равных условиях с владельцем восстановленного патента. Это, как представляется, в большей мере соответствует принципам добросовестной конкуренции.

5. Российское правоприменение. Совершенствуя в дальнейшем российское патентное законодательство, целесообразно учесть опыт стран, давно использующих право восстановления действия патентов, и снять для послепользователя ограничение, касающееся невозможности расширения объемов использования изобретения. Целесообразно также предусмотреть при уступке восстановленного патента преимущественное право послепользователя на его приобретение, если он сможет доказать свою способность удовлетворить потребности рынка.

Одним из редких пока примеров установления права послепользования может служить судебный спор <425> в отношении использования полезной модели "Многоходовой кран" по патенту РФ N 31158.

--------------------------------

<425> Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2008 N 09-АП-5996/2008 по делу N А40-71553/06-15-602.

 

ЗАО "ЯВВА" (далее - истец) обратилось в арбитражный суд с иском о защите исключительного права истца на полезную модель "Многоходовой кран" (патент на полезную модель N 31158 с приоритетом от 20.07.2003), в котором просило суд обязать ответчиков прекратить нарушение исключительного права истца на упомянутую полезную модель. Решением от 13.03.2008 Арбитражный суд г. Москвы обязал ООО "Вектор" прекратить нарушение исключительного права истца на полезную модель путем продажи крана 2108 LUZAR (LV0108) и обязал ООО "ТД Лузар" прекратить нарушение исключительного права истца на указанную полезную модель путем производства и предложения к реализации названного крана отопителя.

Не согласившись с принятым решением, ООО "ТД Лузар" подало апелляционную жалобу, в которой просит отменить состоявшийся по делу судебный акт. Податель жалобы находит, что суд ошибочно не применил к возникшим отношениям нормы патентного права, регулирующие право послепользования.