Дополнительные материалы и изменение заявки на изобретение или полезную модель по существу.

Пункт 1 статьи 1378 ГК РФ содержит существенные изменения по сравнению с ранее существовавшими требованиями относительно внесения изменений в документы заявки.

Дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение или полезную модель по существу, если они содержат:

- иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятой к рассмотрению, или иную полезную модель.

Обратим внимание на слово - иное, и попытаемся придать смысл данному уточнению, тем более, что имеет место определенная разница применительно к изобретениям и полезным моделям.

Можно полагать, что данная норма исключает возможность внесения в уточняемую формулу изобретения тех в контексте - иных, изобретений, которые раскрыты в описании поданной заявке, но отсутствовали в формуле изобретения, принятой к рассмотрению, и, что обязательно следует учитывать, не "вписываются" в уже ранее заявленную группу изобретений.

В отношении полезных моделей контекст - иная полезная модель, несколько другой, т.к. заявка не может содержать группу полезных моделей. Поэтому ограничение - иная полезная модель - означает невозможность замены одной полезной модели, заявленной формуле, на другую полезную модель, которая также раскрыта в описании поданной заявки.

Очевидно, что в каждом конкретном случае нужно будет очень внимательно относиться к уточняемой формуле изобретения и полезной модели, чтобы внося уточнения не перешагнуть допустимую грань, очерченную словом "иные";.

Любые действительно иные изобретения или полезные модели, раскрытые в поданной заявке, могут быть заявлены по процедуре подачи выделенных заявок при соблюдении соответствующих процедур.

Дополнительные материалы считаются изменяющими заявку на изобретение или полезную модель по существу, если они также содержат:

- признаки, подлежащие включению в формулу изобретения или полезной модели, не раскрытые на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату, послуживших основанием для ее установления, а также в формуле изобретения или полезной модели в случае, если на указанную дату заявка содержала формулу изобретения или полезной модели.

Чем обусловлен отход от ранее указанной в пункте 1 статьи 1378 действующего ГК РФ даты приоритета к дате подачи, а они, как известно, не всегда совпадают, понять невозможно. В пределах соблюдения срока установления конвенционного приоритета заявитель должен иметь право уточнять документы поданной в Роспатент заявки теми признаками, которые отсутствовали в поданной заявке, но присутствуют в первой заявке, по которой испрашивается конвенционный приоритет. Именно так поступают в Евразийском патентном ведомстве, т.к. никто не может лишить заявителя права пользоваться нормами Парижской конвенции, но в пределах срока, когда конвенционная заявка (заявка с испрашиванием конвенционного приоритета) должна быть подана в Роспатент.

Так, например, если первая заявка N 1 на изобретение подана в Германии 01.01.2010, а через пять месяцев после подачи заявки N 1 подана заявка N 2 на это изобретение в Роспатент, и дата подачи заявки в Роспатент установлена 01.06.2010 с сохранением конвенционного приоритета от 01.01.2010, заявитель может в пределах всего 12-месячного конвенционного срока уточнять поданную в Роспатент заявку теми признаками, которые раскрыты в первой заявке, поданной в Патентное ведомство Германии. И никакая установленная Роспатентом "дата" подачи заявки не может отменить срок действия конвенционного приоритета, внутри которого заявитель вправе "тасовать" признаки из первой заявки во вторую.

Дополнительные материалы считаются изменяющими заявку на изобретение или полезную модель по существу также, если они содержат:

- указание на технический результат, обеспечиваемый изобретением или полезной моделью, не связанный с техническим результатом, содержащимся в тех же документах.

Надо полагать, что не любое изменение технического результата будет рассматриваться как изменяющие существо заявки (изобретения или полезной модели). Если можно доказать, что изменяемый технический результат связан с ранее указанным, такое изменение будет принято. Под связью между техническими результатами в первую очередь следует рассматривать причинно-следственную связь, которая может быть многоступенчатой. К такой причинно-следственной связи будут относиться взаимообусловленные технические эффекты, явления, свойства и закономерности, присущие объектам техники или проявляемые ими во взаимодействии с окружающей средой.

Аналогичный по смыслу подход к оценке изменения технического результата предусмотрен пунктом 5.4 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве:

Quot;Дополнительные материалы, указывающие на достижение технического результата, сведения о котором не содержались в первоначальных материалах заявки, принимаются во внимание в случае, если вновь указанный технический результат может быть выведен из первоначальных материалов заявки".

При изначально корректном изложении именно технического результата в том виде как он определен административными регламентами, больших проблем при уточнении именно технического результата возникать не должно. Для тех же, кто привык под техническим результатом загонять в описание заявки все, что угодно, кроме технического результата, могут наступить "тяжелые времена".

Заявитель получил право по собственной инициативе внести в документы заявки на изобретение дополнения, уточнения и исправления, в том числе представить измененную формулу изобретения, не изменяющую заявку на изобретение по существу, однократно, после получения отчета об информационном поиске, проведенном в порядке, предусмотренном пунктами 2 - 4 статьи 1386 ГК РФ.

Данное уточнение придает отчету об информационном поиске более значимый статус, нежели ныне присущий уведомительный. Теперь становится ясно, что после получения отчета об информационном поиске заявитель может без уплаты пошлины одноразово уточнить формулу изобретения, если посчитает это необходимым. Конечно, заявитель может уточнить формулу по собственной инициативе и после получения запроса экспертизы по существу, основанной на данном отчете о поиске, но тогда придется сопровождать уточнение формулы уплатой патентной пошлины.