Й вопрос: «Основные формы передачи прав».

Одной из важнейших проблем в инновационной стратегии развития экономики является коммерциализация объектов интеллектуальной собственности. Под коммерциализацией понимается получение дохода, прибыли либо иных материальных благ путем использования объектов интеллектуальной собственности для решения своих производственных и других проблем и/или продажи на рынке. Причем рынок объектов интеллектуальной собственности отличается от рынка традиционных товаров и услуг.

Специфическими особенностями этого рынка являются:

· рынок объектов интеллектуальной собственности, как правило, имеет дело только с новыми как для продавца, так и для покупателя объектами купли-продажи;

· это малоэластичный рынок, т. е. рынок продукции, которая, как правило, не имеет аналогов или практически незаменима;

· это сравнительно быстрорастущий рынок;

· на таком рынке зачастую отсутствует конкуренция в результате монополии на интеллектуальную собственность, которую гарантирует правовая защита;

· несмотря на возможную рыночную монополию, объект интеллектуальной собственности имеет ограниченный характер своей товарной формы, поскольку превращается в товар не сразу, а только тогда, когда появляется возможность его коммерческого использования;

· реализация объектов интеллектуальной собственности требует проведения серьезных маркетинговых исследований.

Современные формы передачи результатов интеллектуальной деятельности можно разделить на две группы: некоммерческие и коммерческие, для которых характерны свои методы и средства (рисунок 6.1).

Некоммерческие средства относятся преимущественно к технологическому обмену и реализуются путем передачи научно-технической информации или в результате научно-технического сотрудничества [44 с.34].

Технологический обмен результатами исследований и разработок в некоммерческой фирме происходит посредством научно-технических публикаций, проведения конференций, семинаров, симпозиумов, выставок, ярмарок, деловых контактов ученых и специалистов при осуществлении обмена визитами, подготовке и переподготовке кадров, при выполнении исследований в рамках научно – технического сотрудничества, при оказании безвозмездной технической помощи, а также с использованием других доступных средств.

Следует отметить, что некоммерческие формы передачи должны ограничиваться сведениями общеинформационного или рекламного характера без раскрытия сущности технологии изготовления изделий, способов обработки, состава и способов получения новых материалов, незапатентованных изобретений, ноу-хау и других сведений, которые могут помешать их коммерческой реализации.

Коммерческая форма передачи результатов интеллектуальной деятельности реализуется посредством лицензионных, инжиниринговых, франчайзинговых, кооперационных и др. видов соглашений. В ряде случаев им предшествуют опционные (предлицензионные) соглашения, которые предусматривают передачу за определенное вознаграждения потенциальному покупателю лицензии более полной информации, включая ноу-хау, для ознакомления и опытной проверки эффективности технологии, изобретений, ноу-хау в условиях своего предприятия, подтверждения гарантируемых технико-экономических показателей. Это касается большей частью неосвоенных в производстве объектов интеллектуальной собственности, результатов лабораторных исследований, не получивших пока правовой охраны, а также других научно-технических достижений, риск использования которых достаточно высок.

Рисунок 6.1 – Современные формы передачи результатов интеллектуальной деятельности

 

В качестве объектов коммерческой реализации выступают запатентованные изобретения, полезные модели, промышленные образцы, зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения, программы для ЭВМ и базы данных, ноу-хау, научно-техническая документация и другие результаты интеллектуальной деятельности. При этом передача этих объектов может осуществляться как по отдельным самостоятельным сделкам, так и в составе других коммерческих сделок, например, как сопутствующие лицензии в составе контрактов на поставку оборудования, при поставке продукции на экспорт, при строительстве объектов за рубежом.

Подготовке и подписанию договоров о передаче прав на объекты интеллектуальной собственности предшествует подписание протокола о намерениях, в котором содержатся конкретные обязательства по ведению дальнейших переговоров, фиксируются намерения каждой из сторон выполнить определенные подготовительные мероприятия. Протокол о намерениях не предусматривает применение каких-либо юридических санкций в случае невыполнения обязательств, принятых сторонами, он способствует созданию атмосферы доверительности при проведении последующих переговоров о подписании договора.

В ряде случаев для доказательства технических и экономических преимуществ предлагаемого объекта интеллектуальной собственности правообладатель вынужден раскрыть секреты, необходимые при проведении его испытаний, опытной проверке и оценке. Средством защиты от неразглашения передаваемой информации третьей стороне является соглашение о конфиденциальности. Этим соглашением сторона, получившая информацию, берет на себя обязательство по использованию для своих целей и обеспечению режима конфиденциальности, а в случае недостижения успеха при проведении дальнейших переговоров – возвратить или уничтожить носители информации либо содержать в тайне в течение оговоренного срока.

Итак, основной формой передачи имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности является договор. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п.1. ст.. 390 ГК).

В договоре должны быть отражены предмет договора, участники договора, их права и обязанности, сроки действия, ответственность за нарушение условий договора, определяемых участниками. В определенных случаях договоры (например, договоры об уступке прав, лицензионные договоры, договоры залога) подлежат регистрации.

Й вопрос: «Содержание договоров о передаче прав».

Правовой формой использования ОИС заинтересованными лицами являются договоры об уступке прав, лицензионные договоры, авторские договоры.

Лицензионный договор – это гражданско-правовой договор, по которому одна сторона — владелец имущественных прав (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право (разрешение) на использование объекта интеллектуальной собственности на условиях, предусмотренных договором. При этом лицензиат принимает на себя обязательство вносить лицензиару предусмотренные договором платежи.

Существуют и иные способы передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности, например, договоры заказа, предметом которых является создание и передача объекта творческой деятельности заказчику (договоры на еще не созданные объекты интеллектуальной собственности).

Автор может по договору принять на себя обязательство создать в будущем произведение, изобретение или иной результат интеллектуальной деятельности и предоставить заказчику, не являющемуся его работодателем, исключительные права на использование результата (ст. 986 ГК).

Особого внимания заслуживают договоры на выполнение инжиниринговых работ. Само понятие «инжиниринг» означает выполнение на коммерческой основе услуг научно-технического, экономического, финансового или иного характера.

Инжиниринг включает предоставление комплекса или отдельных видов услуг инженерно-технического характера: исследование, проектирование, строительство, разработка и освоение новых технологических процессов, усовершенствование существующих на предприятии производственных процессов, поставка комплектного оборудования, техники, выполнение монтажных работ, освоение и организация производства новых изделий.

В инжиниринговой деятельности выделяют такие виды, как проектно-консультационные и инженерно-технические услуги, информационный инжиниринг, управленческий инжиниринг.

Проектно-консультационная деятельность заключается в подготовке технико-экономического обоснования создания новых производств, реконструкции промышленных объектов, строительства различных сооружений.

По инжиниринговым соглашениям разрабатываются проекты, производятся расчеты, экспертиза проектов, испытание образцов, консультации по выбору поставщиков оборудования, осуществляется контроль выполнения работ, приемка готовых объектов и др. виды работ.

Информационный инжиниринг включает услуги по освоению вычислительной техники, подготовку пакетов программ и баз данных, разработку и освоение автоматизированных систем управления, создание информационных сетей и др.

Управленческий инжиниринг предусматривает оказание услуг по организации производственных структур и планированию производства, маркетингу, организации учета и отчетности, управлению качеством и др.

Договором на оказание инжиниринговых услуг может быть предусмотрено выполнение комплекса услуг, включая консультативные, проектно-технологические и строительные. Инжиниринговые компании оказывают также услуги по купле-продаже новой техники. В договоре, как правило, предусматривается не только поставка техники, но и предоставление сопутствующих лицензий на использование объектов промышленной собственности и ноу-хау.

Сотрудничество в рамках инжиниринговых соглашений становится ключевым фактором конкурентоспособности на мировом рынке. Различные формы совместного участия в реализации проектов пользуются приоритетом среди инвесторов.

Важное место среди коммерческих форм передачи результатов интеллектуальной деятельности занимают кооперационные соглашения. Организационными формами их реализации являются создание совместных предприятий, производственная кооперация, образование временных научно-инженерных коллективов для выполнения проектов.

Одной из форм предоставления определенных прав, льгот и привилегий на договорной основе является франчайзинг (договор комплексной предпринимательской лицензии). В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь по договору комплексной предпринимательской лицензии (договору франчайзинга) одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий право использования фирменного наименования правообладателя и охраняемой коммерческой информации, а также других объектов исключительных прав (товарного знака, знака обслуживания и т.п.), предусмотренных договором, для предпринимательской деятельности пользователя (ст. 910 ГК).

Франчайзинг (англ. — право, привилегия) или более распространенный термин «франшиза» (франц. — льгота, привилегия) является определенным типом организации бизнеса путем создания широкой сети однородных предприятий, имеющих единый товарный знак, одинаковые организационно-технологические условия, методы и формы продажи товаров и оказания услуг, единые требования к качеству товаров и их цене. Франшизу можно определить как договор, по которому одно лицо, владелец франшизы (франчайзер), имеющий разработанную систему ведения определенной деятельности, разрешает другому лицу — пользователю франшизы (франчайзи) использовать эту систему согласно требованиям франчайзера за вознаграждение (компенсацию). Основой договора на франшизу является лицензия на пользование системой франшизы, включая право на использование товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, фирменной технологии, ноу-хау и других объектов исключительных прав, выданная владельцем франшизы.

Наиболее распространенными видами деятельности по договору франшизы являются рестораны быстрого обслуживания (McDonald’s, Subway), кафе-мороженое, продуктовые магазины, магазины по продаже инструментов и оборудования, агентства по уборке помещений, автодиагностические центры, парикмахерские и салоны красоты, косметика, бытовая техника, различные виды услуг (химчистки, прачечные, студии, ювелирные, по обслуживанию автомобилей, пивоварни и многие другие). Крупнейшими экспортерами франшизы являются корпорации «Кока-кола», «Пепсико», «Фанта», «Пицца-Хат», «Баскин-Роббинс», «Хилтон», «Шератон». Налаживает свою сеть и электронный франчайзер «Компьютерленд».

На основании выполняемых функций эксперты ВОИС выделяют три типа франшизы:

франшизы на переработку (производство);

франшизы на услуги (сервис);

франшизы на оптовую торговлю (распределение).

Законодательство Республики Беларусь, рассматривает франшизу как договор комплексной предпринимательской лицензии. Договор такого типа представляет собой вид предпринимательской сделки и является взаимообязывающим. Договор носит комплексный характер, поскольку его предметом является предоставление технологического комплекса и деловых услуг, обеспечивающих осуществление предпринимательской деятельности, включая права на объекты интеллектуальной собственности, ноу-хау и другую информацию, необходимую для производства или продажи товаров и оказания услуг потребителям.

Таким образом, договор комплексной предпринимательской лицензии предусматривает использование комплекса исключительных прав и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

Сторонами по договору комплексной предпринимательской лицензии могут быть организации и индивидуальные предприниматели. Договор комплексной предпринимательской лицензии должен быть заключен в письменной форме. Договор регистрируется в Государственном реестре договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) Республики Беларусь. При несоблюдении этого условия договор считается ничтожным (недействительным).

3-й вопрос: «Лицензионный договор: понятие, содержание, виды лицензии».

Предоставление лицензий широко используется в мировой практике в качестве административной меры для регулирования предпринимательской деятельности юридических и физических лиц. Лицензии такого рода основаны на монополии государства в определенных сферах деятельности и, как правило, выдаются компетентными государственными органами на осуществление определенного вида деятельности.

В отличие от лицензий-разрешений, предоставление лицензии на объект интеллектуальной собственности представляет собой торговую сделку, которая оформляется в виде лицензионного договора. В сфере обмена научно-техническими достижениями сформировались международный и национальные рынки лицензий, создана правовая база для осуществления такого рода коммерческих операций, неотъемлемой частью которой является патентная система.

Под лицензией понимается предоставление прав на использование изобретений, промышленных образцов, товарных знаков, ноу-хау и других научно-технических достижений владельцем этих прав — лицензиаром другому заинтересованному лицу — лицензиату за обусловленное вознаграждение и на определенных условиях. Предоставление таких прав оформляется лицензионным договором.

По объему передаваемых прав лицензии подразделяются на неисключительные (простые), исключительные и полные.

При простой (неисключительной) лицензии лицензиар, на согласованных условиях, предоставляет лицензиату право на изготовление и продажу определенной продукции, но в то же время такие же права оставляет и за собой. Это означает, что лицензиар может выдать несколько простых лицензий на одной и той же территории и, кроме того, сам может осуществлять все права по распоряжению объектом лицензии.

При исключительной лицензии предоставляется право монопольного пользования объектом лицензии одному лицу на конкретном рынке в объеме, определяемом условиями договора. Причем лицензиар не вправе использовать предмет лицензии на данной территории в течение указанного в договоре срока, а также предоставлять лицензии другим лицам.

Полная лицензия дает лицензиату все права на использование объекта лицензии без ограничения территории и срока действия (на объекты промышленной собственности на весь срок действия патента).

Лицензии могут быть патентные, если передача прав осуществляется на запатентованные изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные свидетельствами товарные знаки и др. объекты промышленной собственности, и беспатентные, когда объектом лицензии являются незапатентованные решения, ноу-хау, техническая документация и т.п. Лицензии можно предоставлять в рамках самостоятельного лицензионного договора, так называемые «чистые лицензии», в составе других коммерческих сделок — «сопутствующие лицензии», например, в составе договора на поставку комплектного оборудования, выполнения инжиниринговых работ, строительства объектов. При согласии лицензиара лицензиат может предоставить право на использование объекта лицензии третьим лицам — сублицензию на условиях, которые должны быть оговорены в основном лицензионном договоре между лицензиаром и лицензиатом.

В мировой практике получило распространение так называемое перекрестное лицензирование, суть которого состоит в обмене лицензиями, если, например, для промышленного использования изобретения одного патентообладателя необходимо использовать изобретение другого патентообладателя и наоборот.

Лицензионные договоры, несмотря на все многообразие объектов и видов лицензий, имеют единый принцип построения, что обусловлено их общей экономической природой. Классификация лицензионных договоров приведена на рис.7.3. Лицензионный договор — это единственный юридический документ, в котором регулируются права и обязанности лицензиара и лицензиата по заключаемой между ними торговой сделке или, как ее называют, сделке купли-продажи научно-технических достижений.

Отличительная особенность лицензионного договора от других видов внешнеторговых договоров заключается в том, что «товаром» такой сделки или по крайней мере существенным его элементом является нематериальный объект — право на использование патента, полученного лицензиаром в стране лицензиата, ноу-хау, других производственных знаний и опыта.

Срок действия лицензионного договора, как правило, значительно превышает сроки действия других договоров. Если взаимоотношения покупателя и продавца в операции по продаже-покупке материального товара заканчивается в общем случае по истечении гарантийного срока на поставленный товар (т.е. около 1,5 лет), то в лицензионном соглашении эти взаимоотношения продолжаются значительно дольше — в среднем пять–семь лет.

В ряде случаев срок действия лицензионного договора бывает более или менее длительным, а теоретически он может быть равным сроку действия патента. Когда объектом лицензии является только ноу-хау, срок действия договора устанавливается по взаимному согласию сторон и зависит от многих факторов, в том числе от срока морального старения объекта лицензии на рынке, а также фазы жизненного цикла товара, на который был заключен договор. Обычно в договоре оговариваются не только возможное продление срока действия по взаимному согласию сторон, но и условия преждевременного расторжения. Договор может быть расторгнут, если, например, лицензиар не смог получить патент на объект лицензии, его патент был опротестован или же если лицензиат, несмотря на тщательное выполнение требований и рекомендаций лицензиара, не смог достичь гарантированных в договоре технико-экономических показателей. В этих случаях расторжение договора может быть сопряжено с финансовыми издержками лицензиара.

Существенным отличием лицензионного договора от других видов договоров является то, что объект лицензии (точнее, один из его элементов — патентное право не становится собственностью лицензиата, а передается ему во временное пользование на срок действия соглашения. Практически это положение распространяется и на соглашение, объектом которого является ноу-хау. Однако факт передачи лицензиату ноу-хау лишает последнее конфиденциальности и, следовательно, коммерческой ценности.

Лицензионный договор имеет определенную структуру, текст такого договора, как правило, включает следующие разделы:

1. Преамбула. В преамбуле (как минимум) должны быть отражены полные наименования сторон договора и их юридические адреса, намерения сторон. Преамбула заканчивается словами: «стороны договорились о нижеследующем».

2. Определение терминов, используемых в тексте. В этом разделе приводятся определения понятий, используемых в договоре, во избежание их двоякого толкования. Например, «продукция по лицензии», «технологический процесс», «специальная продукция», «территория», «патенты», «ноу-хау» и т.п.

3. Предмет договора. Здесь должен быть четко определены объект лицензии, вид лицензии (исключительная, неисключительная), территория, зоны экспорта, право продажи сублицензий и т.д.

4. Техническая документация. Раздел содержит сведения о сроках предоставления технической документации, языке, на котором она изготавливается, количестве экземпляров, требования к стандартам, которым она должна соответствовать.

5. Усовершенствования и улучшения. В этом разделе определяются взаимоотношения сторон лицензионного договора при создании новых технических решений, относящихся к продукции по лицензии, технологическому процессу или специальному оборудованию.

6. Гарантии и ответственность. Содержит патентно-правовые, технические и экономические гарантии, предоставленные лицензиаром, гарантии лицензиата и ответственность сторон за нарушение гарантий.

7. Техническая помощь в освоении продукции по лицензии. В разделе определяются виды и объем технической помощи, связанной с освоением производства продукции по лицензии на предприятиях лицензиата.

8. Платежи (расчеты сторон). Является основным разделом, предусматривающим финансовую часть лицензионного соглашения: сумму вознаграждения, вид, порядок и сроки выплаты платежей.

9. Сборы и налоги. Раздел касается вопросов уплаты сборов и налогов, связанных с заключением и выполнением лицензионного договора, обменом валюты и переводом платежей на счет лицензиара.

10. Информация и отчетность. В этом разделе устанавливаются обязанность и порядок предоставления лицензиатом информации об использовании лицензии за отчетный период, которая включает сводные бухгалтерские данные о произведенной, проданной или использованной продукции по лицензии, продажные цены.

11. Обеспечение конфиденциальности. Предусматриваются обязательства сохранять конфиденциальность полученных от партнера сведений, технической документации, знаний и опыта.

12. Защита передаваемых прав. В разделе оговаривается признание действительности прав лицензиара, вытекающих из патентов или других охранных документов, обязательства по принятию мер сторонами в случае противоправного использования защищенных охранными документами объектов промышленной собственности.

13. Реклама. Здесь предусматриваются обязательства лицензиата рекламировать за свой счет производимую продукцию для обеспечения ее максимальных продаж, указывать в рекламных материалах и на продукции, что она произведена по лицензии лицензиара.

14. Разрешение споров (арбитраж). Раздел регулирует порядок и условия разрешения всех могущих возникнуть споров.

15. Срок действия договора и условия его разрешения. В разделе приводятся срок действия, условия вступления договора в силу, порядок расторжения договора и последствия окончания срока действия или досрочного прекращения договора.

16. Прочие условия. В разделе определяется, право какой стороны соглашения будут использовать в отношениях партнеров по вопросам, которые не были урегулированы, возможность переуступки полученных по лицензионному договору прав, прочие условия.