Правило 2.6.3. Независимый пункт формулы изобретения

В соответствии с правилом 24 (6) Инструкции независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к одному изобретению. Указанное требование не считается соблюденным, в частности, если независимый пункт формулы изобретения включает:

- признаки, представленные как альтернативные, в действительности таковыми не являющиеся;

- признак, выраженный таким образом, что допускается возможность его отсутствия в совокупности признаков, характеризующих изобретение;

- характеристику изобретений, относящихся к объектам разных категорий;

- варианты изобретения;

- совокупность средств, каждое из которых имеет свое назначение без реализации этой совокупностью общего назначения.

Объединение в одном независимом пункте формулы изобретения признаков, представляющих собой средства различного назначения, допускается только при соблюдении следующих условий:

- каждое из этих средств конструктивно и/или функционально связано по меньшей мере с одним другим средством, характеристика которого приведена в этом пункте;

- каждое из этих средств влияет на обеспечение общего от использования всех средств технического результата, который должен представлять собой совокупный от их совместного использования технический результат.

Единство группы изобретений. Гражданский кодекс РФ, как и ранее Патентный закон РФ, допускает также подачу заявки, содержащей более одного изобретения, если эти изобретения составляют группу изобретений, связанных единым изобретательским замыслом. В этом условии нет ничего принципиально нового, и возможность подачи одной заявки на группу изобретений, связанных единым изобретательским замыслом, исходит еще от Парижской конвенции по охране промышленной собственности, полностью отражена в Договоре РСТ и других соглашениях, участником которых является Российская Федерация.

Кодекс не содержит конкретных критериев для проверки наличия в заявке, содержащей несколько изобретений, соблюдения условия единого изобретательского замысла.

Практика Роспатента, как и практика многих патентных ведомств, пошла по пути толкования данного условия в подзаконных документах путем приведения случаев, когда группа изобретений отвечает требованию единства. Такие перечни могут быть как закрытыми, так и открытыми.

Ранее практика Роспатента признавала единство изобретения соблюденным в случаях, если:

- в формуле изобретения охарактеризовано одно изобретение;

- в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений:

- одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого (например, устройство или вещество и способ получения (изготовления) устройства или вещества в целом или их части);

- одно из которых предназначено для осуществления другого (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий);

- одно из которых предназначено для использования другого (в другом) (например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе; способ или устройство и его часть; применение устройства или вещества по определенному назначению и способ с их использованием в соответствии с этим назначением);

- применение устройства или вещества по определенному назначению и устройство или композиция, в которых они используются в соответствии с этим назначением как составная часть;

- относящихся к объектам одного вида (несколько устройств, несколько веществ и т.д.), одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и того же технического результата (варианты).

В принятом Административном регламенте по изобретениям (п. 10.5) из перечисленных условий отсутствуют:

- применение устройства или вещества по определенному назначению и способ с их использованием в соответствии с этим назначением;

- применение устройства или вещества по определенному назначению и устройство или композиция, в которых они используются в соответствии с этим назначением как составная часть.

Вопросы, связанные с установлением, а точнее - признанием соблюдения единства изобретения, рассматриваются во многих патентных ведомствах, и изучение их опыта позволяет только глубже разобраться во всех тонкостях. Когда на российской территории действуют одновременно две патентные системы - российская и евразийская (часть четвертая ГК РФ и Конвенция ЕАПО), опыт каждой из них требует осмысления, особенно когда по некоторым вопросам мнения и суждения специалистов расходятся.

Рассмотрим одну из таких недавно появившихся проблем.

1.2. Единство изобретения и Правила ЕАПВ. С 1 марта 2008 года введена в действие новая редакция Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве (далее - Правила), развивающая ранее действовавшие Правила. Однако предложенное в Правилах толкование отсутствия единства изобретения в отношении группы изобретений, включающей объект-композицию, представляется ошибочным.

В абз. 9 - 11 пункта 5.4 Правил, определяющих проверку правомерности представления дополнительных материалов и возможности их использования при экспертизе, указано следующее:

"Предлагаемые заявителем изменения формулы изобретения, приводящие к нарушению требования единства изобретения или к нарушениям правил составления формулы изобретения, не учитываются.

В частности, если при экспертизе группы изобретений, включающей химическое соединение и несколько изобретений, характеризующих различные случаи применения этого соединения, будет установлено несоответствие химического соединения требованиям новизны или изобретательского уровня, то изменение формулы изобретения путем исключения из нее пунктов, относящихся к химическому соединению, с сохранением пунктов, содержащих характеристики изобретений, относящихся только к применениям этого химического соединения, не допускается в связи с несоответствием оставшихся в формуле изобретений требованию единства.

Аналогично, если заявлена группа изобретений, включающая композицию, способ ее получения и применение, и в ходе экспертизы будет установлено несоответствие композиции требованиям новизны или изобретательского уровня, то по тем же причинам не допускается изменение формулы изобретения таким образом, чтобы в измененной ее редакции остались только пункты, относящиеся к способу получения композиции и ее применению".

Действительно, в случае исключения из формулы на группу изобретений пунктов, относящихся к химическому соединению и нескольким его применениям, создается ситуация, когда оставшаяся группа изобретений уже не может рассматриваться как соответствующая условию единства изобретения.

Данный вывод базируется на том, что из первоначальной формулы изобретения исключается тот объект - химическое соединение, - который, образно говоря, цементировал условие соблюдения единства между всеми другими изобретениями на применение.

Изложенное иллюстрируется следующим условным примером.

Заявлена группа изобретений с формулой из четырех пунктов:

1) химическое соединение X;

2) применение химического соединения X по назначению А;

3) применение химического соединения X по назначению Б;

4) применение химического соединения X по назначению В.

В процессе экспертизы установлено, что изобретение по п. 1, а именно химическое соединение X, не имеет новизны.

Согласно Правилам, заявитель в этом случае не может преобразовать в рамках рассматриваемой заявки формулу изобретения на группу из трех пунктов:

1) применение химического соединения X по назначению А;

2) применение химического соединения X по назначению Б;

3) применение химического соединения X по назначению В.

В данном случае группа изобретений из новых трех пунктов не соответствует единству изобретения, несмотря даже на то, что каждое изобретение на применение может соответствовать условиям патентоспособности.

Эта же группа из трех изобретений на применение была бы признана не соответствующей единству изобретения также и при изначальной подаче заявки с такой формулой изобретения.

Поэтому нет возражений в отношении указания в новых Правилах на то, что исключение из формулы изобретения пунктов, относящихся к химическому соединению, с сохранением пунктов, содержащих характеристики изобретений, относящихся только к применениям этого химического соединения, не допускается как нарушающее единство изобретения. При этом исходим из предположения, что все применения по разным пунктам формулы изобретения не связаны между собой, в частности общим родовым применением.

Здесь следует обратить внимание на невозможность сохранения в формуле пунктов на несколько применений. Один объект на применение может и должен рассматриваться в поданной заявке в случае отклонения пункта на химическое соединение, а остальные придется оформлять выделенной заявкой. Достаточно типовая ситуация.

Собственно, такая позиция соответствует требованиям правила 13.2 Руководства по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы (далее - Руководство РСТ), пункт 10.03 которого содержит следующее толкование отсутствия единства изобретения:

"Отсутствие единства изобретения может быть очевидным a priori, то есть до рассмотрения пунктов формулы относительно уровня техники, или может быть выявлено a posteriori, то есть после сравнения с уровнем техники. Например, можно сказать a priori, что между независимыми пунктами на A + X, A + Y, X + Y отсутствует единство, поскольку нет объекта, общего для всех пунктов формулы. В случае независимых пунктов на A + X и A + Y единство изобретения присутствует a priori, поскольку A является общим для обоих пунктов формулы. Однако если будет выявлено, что A известен, отсутствие единства изобретения устанавливается a posteriori, поскольку A (будь это отдельный признак или группа признаков) не является техническим признаком, который определяет вклад в уровень техники".

В том же Руководстве РСТ представлен в п. 10.21 Пример 1: