Загальні положення законодавства України про інтелектуальну власність 25 страница

11.4. Договори на використання об'єктів промислової власності Ліцензійні договори

чНайбільш поширеними договорами на використання об'єктів інтелектуальної власності є ліцензійні договори^ Слід мати на увазі, шо ліцензійні договори не єдина правова форма використання об'єктів інтелектуальної власності, але всі договори на використан­ня мають відповідати певним принциповим умовам, визначеним чинним законодавством.

Першим принциповим положенням чинного законодавства Ук­раїни про інтелектуальну власність є припис, за яким використання об'єкта інтелектуальної власності можливе лише на підставі догово­ру користувача з власником зазначеного об'єкта. Будь-яке позадо­говірне використання об'єкта інтелектуальної власності чинним за­

_ Дого вори у сфері інтелектуальної ДІЯЛЬНОСТІ

конодавством оцінюється як порушення прав на цей об'єкт. Зви­чайно дпорушенням прав інтелектуальної власності не визнається використання без дозволу власника (володільця) цього права/шо дозволене законом як виняток. Чинне законодавство містить нема­ло таких винятків, про які йшлося вище і немає потреби їх повто­рювати.

Поза межами визначених у законі винятків будь-яке викорис­тання будь-якою особою об'єкта інтелектуальної власності можли­ве лише на підставі договору користувача з власником цього об'єкта.

Другим принциповим положенням договорів на використання об'єктів інтелектуальної власності є їх платний характерлТіраво роз­поряджатися належним об'єктом має його власник, тому він може надати дозвіл і на безплатне використання^ Це право власника об'єкта. Проте у переважній більшостіс^договори на використання інтелектуальної власності є платними» взаємовигідними) двосторон­німи. Плата за використання може здійснюватися у різних правових формах^Розмір винагороди, порядок її обчислення, строки виплати визначаються угодою сторін/ Це принципово нове положення чин­ного законодавства України про інтелектуальну власність.

За законодавством, що діяло раніше, розмір винагороди, поря­док обчислення, строки виплати та всі інші питання, шо стосува­лися винагороди, ретельно регламентувалися нормативними акта­ми. Будь-яка свобода дій у цьому питанні не допускалась. Це за­гальне правило стосувалося як авторського, так і патентного права. Чинне законодавство України розв'язання цих питань віддало на розгляд сторін договору.

У нормативному порядку визначаються лише мінімальні розміри винагороди за використання творів літератури і мистецтва, нижче яких опускатися не дозволяється. Щодо інших об'єктів інтелекту­альної власності таких обмежень не встановлено.

Договори на використання об'єктів інтелектуальної власності мають чинність лише у межах, визначених законом або договором. Так, наприклад, договір на використання зазначеного об'єкта мо­же бути укладений на строк, що не перевищує строків правової охорони даного об'єкта. Обмеження користування тим чи іншим об'єктом може стосуватися території, часу, кількості тощо. Сторо-

РОЗЛІЛ 11

ни у договорі можуть дійти згоди і щодо інших обмежень користу­вання, але всі вони мають бути чітко обумовлені договором.

Суттєві обмеження містить закон щодо використання об'єктів інтелектуальної власності, визнаних в установленому порядку сек­ретними. Такі обмеження стосуються лише об'єктів промислової власності, принаймні так свідчить чинне законодавство. Проте при наявності відповідних умов видається, що і твір науки також може бути в установленому порядку визнано секретним, але Закон України «Про авторське право і суміжні права» не містить такої норми. Між тим вона не була б зайвою, адже є закриті літературні фонди.

Секретними об'єктами інтелектуальної власності визнаються такі, що містять інформацію, яка в установленому порядку віднесе­на до державної таємниці Порядок визнання того чи іншого об'єкта секретним визначений Законом України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р., нова редакція якого була прийнята 21 вересня 1999 р.

За цим Законом державна таємниця (далі також — секретна інформація) — вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і під­лягають охороні державою.

Віднесення інформації до державної таємниці — процедура прийняття (державним експертом з питань таємниць) рішення про віднесення категорії відомостей або окремих відомостей до держав­ної таємниці з установленням ступеня їх секретності шляхом об­грунтування та визначення можливої шкоди національній безпеці України у разі розголошення цих відомостей, включенням цієї ін­формації до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та з опублікуванням цього Зводу, змін до нього.

Договори на використання об'єктів інтелектуальної власності за невеликим винятком, установленим законодавством, укладаються в простій письмовій формі. Усні договори у цій сфері також допус­каються, але у визначених законодавством випадках. Разом з тим

_ .^ІЙ; Договори у сфері інтелектуальної діяльності

чинне законодавство не містить приписів, які встановлювали б до договорів на використання об'єктів інтелектуальної власності но­таріальну форму. Звичайно, сторони, які забажають засвідчити ук­ладення такого договору в нотаріальному порядку, мають право це зробити. Договори про використання об'єктів інтелектуальної влас­ності мають бути не просто укладені в письмовій формі, а й підпи­сані сторонами, а їх підписи мають бути засвідчені відповідними печатками. У договорі має бути обов'язково зазначена дата Його ук­ладення.

Особливістю договорів на використання об'єктів інтелектуальної власності безперечно є результати інтелектуальної діяльності. Як уже зазначалося, предметом таких договорів мають бути лише ті ре­зультати, що визнані об'єктами правової охорони. Але це не ви­ключає можливості укладення договору і на результат, що не є об'єктом правової охорони.

Слід зазначити, що договори на використання об'єктів інтелек­туальної власності є найбільш поширеною правовою формою за­безпечення суспільства необхідними технічними засобами спові­щення про досягнуті результати у сфері науки, літератури і мис­тецтва. Відносини, що складаються у процесі передачі і викорис­тання здобутків інтелектуальної діяльності досить складні. Вони потребують детального регламентування. У договорі мають бути чітко визначені численні умови його використання, масштаби ви­користання, ціна, підстави припинення та умови відповідальності.

Найбільш поширеними договорами на використання об'єктів інтелектуальної власності є ліцензійні договори. Світова практика при застосуванні достатньо їх удосконалила, накопичений великий досвід їх використання. Назва цих договорів походить від латинсь­кого слова Іісепгіа — дозвіл. У даному випадку — це дозвіл на ви­користання об'єкта інтелектуальної власності, шо оформляється договором.

ЦК України передбачає надання ліцензії на використання об'єк­та права інтелектуальної власності окремо або в ліцензійному дого­ворі. Стаття 1108 ЦК України зазначає: «Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної влас­ності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, що надає їй право на використання цього об'єкта в

РОЗДІЛ 11

певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності). Вона може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору».

У ЦК України передбачені такі вили ліцензій: виключна, оди­нична, невиключна, а також інші види, що не суперечать закону.

Виключна ліцензія видається лише одному ліиензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуаль­ної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на викорис­тання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмеже­на цією ліцензією, але не виключає можливості використання лі­цензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання об'єкта інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцен­зією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат мо­же видати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію).

Достатнього досвіду використання об'єктів інтелектуальної влас­ності в Україні ще не накопичено. Основні умови та реквізити по­ки шо не типізовані у відповідних зразкових чи примірних догово­рах. Тому дуже важливо визначити зміст та основні умови пере­дусім ліцензійного договору, який стає єдиним і основним доку­ментом, що регулюватиме права і обов'язки сторін у відносинах щодо використання об'єктів інтелектуальної власності, взаємні роз­рахунки, відповідальність тощо. Найчастіше спори виникають че­рез прогалини в укладеному договорі, нечіткість його визначень, неконкретність об'єкта тощо. Варто врахувати й те, що при вироб­ленні проекту договору багато його умов характеризується невизна­ченістю шодо того, який ефект буде досягнуто внаслідок викорис­тання об'єкта інтелектуальної власності. Це значно ускладнює ук­ладення договору.

_Договори у сфері інтелектуальної діяльності

Стаття 1109 ЦК України зазначає: «За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням цьо­го Кодексу та іншого закону».

Ліцензійний договір може передбачати право лшензіата видава­ти (укладати) субліцензійний договір, за яким субліцензіат надає іншій особі (субліцснзіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність пе­ред ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

У ліцензійному договорі зазначаються вид ліцензії, сфера вико­ристання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважа­ють за доцільне включити у договір.

Якщо в ліцензійному договорі не зазначено виду ліцензії, то вва­жається, що надається невиключна ліцензія.

Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на ви­користання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними.

Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному до­говорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

Якщо у ліцензійному договорі не визначена територія, на яку поширюється його чинність, то дія ліцензійного договору поши­рюється на всю територію України.

Умови ліцензійного договору, що суперечать положенням цього Кодексу, є нікчемними.

Чинне законодавство України передбачає ще кілька видів ліцен­зійних договорів. Кілька видів вироблені міжнародно-правовою практикою. Серед останніх слід назвати передусім так звану повну ліцензію, що являє собою купівлю-продаж об'єкта інтелектуальної власності. Слід наголосити на тому, що ліцензійний договір — це продаж дозволу на використання об'єкта інтелектуальної власності.

г«-мм 433

РОЗДІЛИ

Отже, повна ліцензія - це дозвіл на використання запатентова­ного об'єкта на весь строк чинності патенту і на використання об'єкта в повному обсязі. По суті це є продаж самого об'єкта, про­те з юридичної точки зору між продажем патенту і наданням пов­ної ліцензії існує принципова відмінність. При продажі патенту на умовах, наприклад, щорічних відрахувань із суми продажу запатен­тованих виробів неуплата покупцем чергового платежу не спри­чиняє відновлення прав на патент у продавця. Якщо ж йдеться про договір повної ліцензії, укладений на таких самих умовах, то не­уплата ліцензіатом чергового платежу спричиняє припинення чин­ності договору.

При відчуженні самого патенту правонаступник стає патентово-лодільцем. В останні роки договір повної ліцензії поступово втра­чає своє значення, його застосування зменшується. Це зумовлю­ється тим, що економічна ситуація в сучасних умовах досить ди­намічна. Умови, за яких був укладений договір повної ліцензії, бу­ли вигідні, але вони зафіксовані на весь строк чинності договору. Економічна ситуація може змінитися таким чином, що ті ж самі умови стануть уже невигідними, але змінити їх уже не можна без згоди тієї чи іншої сторони. Між тим сучасний цивільний оборот досить динамічний, що у свою чергу зумовлює таку саму опера­тивність у правовому забезпеченні цієї динаміки. Договори, укла­дені на тривалий строк чинності, стають невигідними. Вони пере­стали задовольняти міжнародний оборот патентів.

За договором виключної ліцензії ліцензіар передає право на ви­користання об'єкта інтелектуальної власності ліцензіату в повному обсязі, на визначеній території і на обумовлений строк. Ліцензіару залишається та частина права на об'єкт, яка не охоплена виключ­ною ліцензією. При цьому ліцензіар не має права надавати ліцензії на використання об'єкта інтелектуальної власності іншій особі на цій самій території в обсязі наданих ліцензіату прав.

Відмінність виключної ліцензії від невиключної (простої) поля­гає перш за все у тому, що при виключній ліцензії ліцензіар сам не може використовувати предмет ліцензії у тих межах, що були ви­значені договором про виключну ліцензію, і надавати право вико­ристання третім особам. Водночас ліцензіар може використовувати предмет ліцензії поза межами виключної ліцензії самостійно і на-434

_ Договори у сфері інтелектуальної ДІЯЛЬНОСТІ

28*4-114

давати просту ліцензію (чи виключну) третім особам. Наприклад, якщо ліцензіар видав ліцензію на використання об'єкта інтелекту­альної власності на території Франції, то він може видати просту чи виключну ліцензію на той самий об'єкт на території будь-якої ін­шої країни.

Виключна ліцензія може бути обмежена певним часом, наприк­лад, договір укладений лише на два роки. Після закінчення цього строку ліцензіар може знову видати просту чи виключну ліцензію будь-кому на новий строк. Виключна ліцензія може бути обмежена також і обсягом використання предмета ліцензії.

За договором виключної ліцензії ліцензіату може бути надано право видачі субліцензії, тобто ліцензіат має право укладати дого­ри простої ліцензії з третіми особами на використання того самого предмета виключної ліцензії. Межі прав за такою субліцензією не повинні виходити за межі основної ліцензії.

Виключна ліцензія більш вигідна для ліиензіата, оскільки вона надає йому можливості для використання предмета ліцензії з най­більшою для себе вигодою.

За договором про нсвиключну ліцензію ліцензіар передає право на використання об'єкта інтелектуальної власності ліцензіату, зали­шаючи за собою право на використання цього самого об'єкта, включаючи право надання ліцензій іншим особам. Проте ліцензіат не наділяється правом на видачу субліцензій.

Чинне законодавство України про промислову власність містить ше одну — так звану відкриту ліцензію, за якою власник патенту (свідоцтва) на об'єкт промислової власності (крім патентів на сек­ретні об'єкти промислової власності) має право подати до Установи для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого об'єкта промисло­вої власності Тобто власник патенту оголошує відкриту ліцензію для будь-якої особи, яка забажає скористатися цим запатентованим об'єктом. Для стимулювання відкритих ліцензій у законодавстві встановлена певна пільга для власників патентів — збір за підтри­мання чинності патенту в такому разі зменшується наполовину, по­чинаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви.

Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з власником патенту договір про платежі Спо-

РОЗДІЛИ

ри, шо виникають під час виконання цього договору, вирішуються в судовому порядку.

Проте може статися так, що жодна особа не виявила бажання скористатися оголошеним дозволом. Тоді власник патенту може подати до Установи письмове клопотання про відкликання своєї заяви. У такому разі річний збір за підтримання чинності патенту сплачується в повному обсязі починаючи з року, наступного за ро­ком публікації такого клопотання.

Примусова ліцензія. Чинне законодавство України про промисло­ву власність містить припис, за яким у разі невикористання об'єкта промислової власності без поважних причин протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу охоронного документа, або від дати, коли використання об'єкта промислової власності було припинено, на цей об'єкт може бути видано так зва­ну примусову ліцензію. Будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати даний об'єкт, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на його використання. Суд може прийняти рішення про надання такого дозволу (примусової ліцен­зії) за таких умов: 1) із власником охоронного документа не вдало­ся досягти угоди про укладення ліцензійної угоди; 2) власник охо­ронного документа не зміг довести, що факт невикористання об'єкта зумовлений поважними причинами; 3) примусова ліцензія надається на умовах невиключної ліцензії.

Примусова ліцензія, видана судом, повинна містити визначення обсягу використання, строку дії дозволу та порядку виплати вина­городи власнику охоронного документа.

В умовах воєнного та надзвичайного стану, а також в інтересах суспільства Кабінет Міністрів України має право дозволити вико­ристання об'єкта промислової власності визначеній ним особі без дозволу власника охоронного документа. Такий дозвіл також на­дається на умовах невиключної ліцензії, але з виплатою власнику документа відповідної компенсації.

Видача примусової ліцензії на секретний об'єкт промислової власності може мати місце лише за умови, що заінтересована осо­ба має дозвіл на доступ до цього об'єкта від Державного експерта.

Якщо зазначена особа не може досягти з власником охоронного документа згоди щодо надання ліцензії, то Кабінет Міністрів Ук-

Договори у сфері інтелектуальної ДІЯЛЬНОСТІ

раїни має право дозволиш особі, визначеній Державним експер­том, використання секретного об'єкта без згоди власника на умо­вах невиключної ліцензії з виплатою йому відповідної компенсації.

Спори щодо видачі ліцензій і виплати компенсацій та їх розміру вирішуються в судовому порядку.

Чинне законодавство України про промислову власність знає ще одну ліцензію — так звану залежну. її сутність полягає в тому, що за певних умов власник одного патенту може просити дозволу ви­користати об'єкт промислової власності, патент на який належить іншій особі.

Власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання об'єкта промислової власності власнику пізніше ви­даного патенту за таких умов:

1) такий дозвіл (залежна ліцензія) видається власнику пізніше виданого патенту,

2) залежна ліцензія видається власнику раніше виданого патенту;

3) об'єкт промислової власності, призначений для досягнення іншої мети, захищений пізніше виданим патентом;

4) пізніше захищений об'єкт промислової власності має значні гехніко-економічні переваги;

5) зазначений об'єкт не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту.

Дозвіл (залежна ліцензія) надається в обсязі, необхідному для використання об'єкта промислової власності власником пізніше виданого патенту.

При цьому власник раніше виданого патенту в свою чергу має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання об'єкта промислової власності, що охороняється пізніше виданим патентом.

Укладення ліцензійних договорів

Метою ліцензійного договору є не просто одержати право на ви­користання об'єкта інтелектуальної власності, а одержати цей доз­віл з найбільшою вигодою для ліцензіат Таку ж мету ставить пе­ред собою ліцензіар. Тому в ліцензійному договорі мають бути ви­значені його істотні та інші умови з великою обережністю.

РОЗДІЛ 11

Передусім контрагенти ліцензійного договору мають чітко ви­значити, хто є хто. Ліцензіар має впевнитися, що ліцензіат — це та особа, з якою можна мати справу, вона дійсно є тією особою, за яку себе видає. Адже може виявитися, що за спиною ліцензіата стоїть цілий гурт інших юридичних осіб, які будуть використовува­ти предмет ліцензії, а ліцензіар гадав, що користуватися об'єктом буде тільки він один.

У свою чергу ліцензіат також повинен переконатися, що лі­цензіар має право укладати ліцензійний договір, що він уповнова­жений виступати як такий від імені групи юридичних осіб, які ма­ють право інтелектуальної власності на предмет ліцензійної угоди.

Важливо точно визначити предмет договору: що то є — винахід, корисна модель, промисловий зразок, компонування інтегральної мікросхеми тощо. При визначенні цієї умови має бути чітко сфор­мульовано, який корисний ефект очікується від використання да­ного об'єкта, які витрати зумовлює його використання. У договорі мають бути застережені масштаби і обсяг використання об'єкта — територія, строки, кількість, зміст використання, цілі, призначен­ня. Зазначені параметри мають бути чітко визначені у договорі.

Ліцензійний договір укладається на строк, встановлений догово­ром, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт пра­ва інтелектуальної власності (ст. 1110 ЦК України).

Ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у разі по­рушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку ви­користання об'єкта права інтелектуальної власності. Ліцензіар або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного договору у разі по­рушення другою стороною інших умов договору.

Може статися так, шо в ліцензійному договорі строк його чин­ності не визначений. У такому разі вважається, що договір укладено на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного май­нового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Кожна зі сторін при ба­жанні припинити договірні відносини має за шість місяців до спли­ву строку договору повідомити про це іншу сторону. Якщо такого повідомлення не надійде, ліцензійний договір вважається продовже­ним на невизначений час. Але за всіх умов кожна зі сторін ліцен-438

_ Договори у сфері і нтелектуальної діяльності

зійного договору при бажанні припинити договірні відносини має повідомити про це іншу сторону за шість місяців до його спливу.

У міжнародно-правовій практиці ліцензійні договори уклада­ються на строк 5—10 років. Тенденція у визначенні строків ліцен­зійних договорів розвивається у бік їх скорочення.

За загальним правилом у ліцензійному договорі може бути пе­редбачена можливість ліцензіата удосконалювати об'єкт промисло­вої власності. У разі такого передбачення у договорі має бути ви­значена доля цих удосконалень, хто має стати їх власником.

У договорі обов'язково має бути умова про дотримання конфі­денційності предмета ліцензійного договору, його удосконалень, обсягу використання та інших умов ліцензії. Щодо яких елементів має бути визначена конфіденційність, сторони вирішують самі.

Безперечно, ліцензійний договір може включати й інші умови, які сторони вважатимуть за необхідне включити. Це право сторін. Але перед їх включенням кожна зі сторін має ретельно зважити до­цільність такого включення. Проте чи не найбільш важливою умо­вою ліцензійного договору є його ціна, винагорода за використан­ня об'єкта промислової власності. При визначенні ціни договору має бути враховано багато чинників. Ліцензійний договір може су­проводжуватися угодою про використання ноу-хау, яке, як прави­ло, істотно підвищує ефективність використання об'єкта. Ціна ноу-хау та умови його використання визначаються окремо. Ліцензійний договір може містити умови, за якими предмет договору має бути забезпечений необхідною документацією, консультаціями ліцензіа-ра, наданням технічної допомоги при використанні об'єкта тошо. Наведені та інші чинники мають бути враховані при визначенні ціни договору.

Визначення ціни ліцензійного договору — досить складний про­цес. Без досвідчених фахівців тут, мабуть, не обійтися. Ціна за пе­редачу прав на об'єкт промислової власності може бути визначена у різних формах твердій сумі, коли наперед розрахована сума ви­плачується одночасно або в частинах; роялті, що широко практи­кується у міжнародних патентних відносинах. Роялті — це платежі будь-якого виду, шо вносяться як винагорода (компенсація) за ви­користання або надання дозволу на використання об'єктів інтелек­туальної власності Винагорода у формі роялті може встановлюва-

РОЗДІЛИ

тися також і за використання інших об'єктів права власності су­б'єкта підприємницької діяльності, включаючи авторські права на будь-які твори науки, літератури і мистецтва, записи на носіях інформації, права на копіювання і розповсюдження будь-якого па­тенту чи ліцензії торговельної марки, права на винаходи, на про­мислові або наукові зразки, креслення, моделі або схеми програм­них засобів обчислювальної техніки, автоматизованих систем або систем обробки інформації, секретної формули чи процесу, права на інформацію шодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау) (п. 1.13 ст. 1 Закону України «Про оподаткування прибутків підприємств»).

Роялті, за загальним правилом, розраховуються від економічно­го ефекту, одержаного внаслідок використання, у даному разі, об'єкта інтелектуальної власності. У багатьох випадках за викорис­тання об'єктів промислової власності встановлюється винагорода у формі твердої суми і роялті.

Якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворен­ня твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то у договорі має бути встановлений максимальний тираж твору.

Сторони ліцензійного договору можуть встановлювати й інші форми виплати винагороди за використання об'єктів інтелектуаль­ної власності.

Обов'язковою умовою ліцензійного договору має бути визначен­ня місця і порядку розгляду спору, що може виникнути у процесі виконання договору. У разі порушення умов ліцензійного договору однією зі сторін вона може запропонувати прийнятні способи роз­в'язання виниклого спору. Коли такої згоди між сторонами досяг­ти не вдалося, вона має право звернутися до суду. Сторони і самі можуть розробити механізм розв'язання такого спору ще до звер­нення до суду. Так, позов може бути переданий для висновку неза­лежним експертам або для розгляду групі фахівців, що складається із представників кожної сторони, або для проведення процедур примирення чи арбітражу. У ліцензійному договорі зазначені пи­тання мають бути чітко визначені.

У ліцензійному договорі слід чітко зазначити, що ліцензіару ні­чого не відомо про права третіх осіб на предмет ліцензії. Договір 440

Договори у сф ері інтелектуальної діяльно* гі

повинен містити визначення термінів, що вживаються в ньому. Та­ке уточнення сприятиме уникненню різного їх тлумачення.

Близьким до ліцензійного договору є договір комерційної концесії (франчайзинг) (глава 76 ЦК України). Цей договір в останні роки набуває в міжнародній практиці все більшого застосування. В Ук­раїні зазначений договір передбачений у ЦК України. З франчай­зингу інших нормативних актів Україна немає.

За договором франчайзингу одна сторона (правоволоділець) зо­бов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без визначення строку право використання в підприєм­ницькій діяльності користувача комплекс виключних прав, належ­них правоволодільцеві, у тому числі право на комерційне наймену­вання і (або) комерційне позначення правоволодільця, на комер­ційну інформацію, що охороняється, а також інші передбачені до­говором об'єкти виключних прав — торговельну марку тощо.

Договір франчайзингу передбачає використання комплексу ви­ключних прав, ділової репутації і комерційного досвіду правоволо­дільця в повному обсязі (зокрема, з визначенням мінімального чи максимального обсягу використання) із зазначенням або без зазна­чення території використання шодо певної сфери підприємницької діяльності (продаж товарів, одержаних від правоволодільця або ви­роблених користувачем, здійснення іншої торгової діяльності, ви- _у конання робіт, надання послуг).

Сторонами у цьому договорі можуть бути як юридичні, так і фі­зичні особи. Це можуть бути комерційні організації та фізичні осо­би, зареєстровані як індивідуальні підприємці.

Договір комерційної концесії (франчайзингу) має бути укладе­ний у простій письмовій формі. Недодержання письмової форми позбавляє договір чинності. Договір підлягає обов'язковій реєст­рації органом, який реєструє юридичні особи. У відносинах з тре­тіми особами договір набуває чинності з моменту його реєстрації.

Договором франчайзингу може бути передбачено право користу­вача видавати дозвіл іншим особам на використання комплексу ви­ключних прав або частки цього комплексу на умовах субфранчай-зингу. Безперечно, умови субфранчайзингу мають бути погоджені з

РОЗДІЛИ

правоволодільцем. Користувач несе субсидіарну відповідальність за шкоду, завдану правоволодільцеві діями похідних користувачів.