Распоряжение правами на объекты промышленной собственности

1. <closetest6< font="">Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на охраняемый технический результат любым не противоречащим закону и существу этого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения другому лицу (п. 1 ст. 1233 ГК РФ). Основными способами распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации являются договор об уступке (отчуждении) исключительного права и лицензионный договор (ст. 1233-1241 ГК РФ). В правоприменительной практике и правовой литературе используются как термин «уступка», так и термин «отчуждение», которым принято обозначать цель, которую преследует правообладатель. Вместе с тем, контрагент правообладателя, очевидно, преследует цель приобретения права. В юридической науке высказываются предложения выделить особый класс договоров, который предлагается именовать договорами об использовании исключительных прав и ноу-хау. К ним сторонники данного предложения относят договор об уступке патента, лицензионный договор, договор о передаче ноу-хау, договор коммерческой концессии (Гражданское право. Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. Изд. 2-е, перераб. и доп. Т. II. П/т 1. М., 1999. С. 581.).</closetest6<>

2. Договор об отчуждении исключительного права направлен на переход исключительного права в полном объеме. По этому договору автор или иной правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

В результате правообладатель на весь срок действия исключительного права лишается возможности использовать свою разработку, а также разрешать (или запрещать) ее использование другим лицам. Все иные интеллектуальные права автора объекта промышленной собственности (ст. 1255) неотторжимы от его личности и поэтому по договору не передаются. Общие правила о договоре об отчуждении исключительного права установлены в ст. 1233 и 1234 ГК РФ. Существенным условием договора является вознаграждение. Эти правила уточняются специальными нормами для договоров об отчуждении права на отдельные объекты промышленной собственности: ст. 1365 ГК РФ – применительно к объектам патентного права, ст. 1488, 1490 – применительно к товарным знакам. Отчуждение исключительных прав на такие средства индивидуализации как наименование места происхождения товаров, фирменное наименование невозможно (п.4 ст. 1359 ГК, п. 2 ст. 1474 ГК). Исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется (п.4 ст. 1359 ГК РФ).

3. По договору о предоставлении права использования объекта промышленной собственности (далее — лицензионный договор) одна сторона — автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования результата интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации (лицензиар) в предусмотренных договором пределах. Этот договор не влечет за собой перехода исключительного права к лицензиату. Лицензиат может использовать произведение только в пределах тех прав и теми способами, которые определены таким договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Существенными условиями лицензионного договора является объект, способ использования и размер вознаграждения. Такие условия как срок и территория существенными не являются; если стороны не согласуют иного, лицензия считается предоставленной на территорию Российской Федерации на срок 5 лет.

Лицензионный договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в случаях, когда его предметом является зарегистрированный результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Соглашения об изменении условий таких договоров, в том числе в части размера предусмотренных договором платежей, является их неотъемлемой частью, следовательно, на них также распространяется требование об обязательной государственной регистрации (Черничкина Г.Н. Юридические особенности заключения лицензионных договоров. // Современное право 2006. № 8. (Доступно в СПС «Консультант Плюс»).

Заявление о регистрации может, а в определенных случаях - должно быть подано через патентного поверенного, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - патентный поверенный). В настоящее время такое требование установлено для граждан, постоянно проживающих за границей, и иностранных юридических лиц.

4. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.

5. Гражданским кодексом РФ предусмотрена возможность заключения двух видов лицензионных договоров: 1) простой (неисключительной) лицензии, предполагающей предоставление лицензиату права использования произведения с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам; 2) и исключительной лицензии, предполагающей отсутствие у лицензиата такого права.

Общие правила, применимые к любым лицензионным договорам, содержатся в главе 69 (ст. 1233, 1235-1238 ГК РФ).В параграфах, посвященных соответствующим отдельным объектам содержатся дополнительные требования, специфические для данных институтов. Так, в случае предоставления лицензии на товарный знак лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которые он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром, который вправе осуществлять контроль за соблюдением данного условия (п. 2 ст. 1489 ГК РФ). Эта норма пришла на смену ранее действовавшему императивному правилу, предписывавшему включать в лицензионный договор условия о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия (ст. 26 Закона о товарных знаках). По требованиям, предъявляемым к лицензиату как производителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность (п. 2 ст. 1489 ГК РФ). Данные нормы направлены на защиту интересов потребителей, которые не всегда могут разобраться в том, что товар, маркированный известным товарным знаком, производится не самим обладателем этого знака (оригинальным производителем), а иным лицом, действующим на основании лицензии.

6. Переход права собственности на материальный носитель, в котором выражен соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, по общему правилу не влечет перехода или предоставления интеллектуальных прав на результат или средство индивидуализации, выраженные в этой вещи (п. 2 ст. 1227). В отношении авторских прав это правило конкретизировано в п. 1 ст. 1291, предусматривающем, что при отчуждении автором оригинала произведения (рукописи, картины, скульптуры и т. п.), в том числе по договору авторского заказа, исключительное право на такое произведение сохраняется за автором, если договором не предусмотрено иное. Приобретатель оригинала произведения, к которому исключительное право на произведение не перешло, вправе без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения осуществлять лишь отдельные, названные в законе правомочия по авторско-правовому использованию произведения: демонстрировать оригинал на выставках, воспроизводить его в каталогах выставок и в изданиях, посвященных его коллекции.

7. Статья 1372 ГК РФ посвящена промышленным образцам, созданным по заказу, а ст. 1371 — объектам патентного права, созданным при выполнении работ по договору (подряда, договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ и т.д.). По-видимому, законодатель исходит из того, что изобретение и полезная модель создаются в результате «эвристической» деятельности, которую автор спровоцировать или вызвать интеллектуальными или физическими усилиями не может. Две различные статьи появились в связи с тем, что промышленные образцы из-за присущих им особенностей могут быть самостоятельным предметом договора заказа (подобно объектам авторских прав), но во многих случаях создаются в процессе решения более общих задач как некие побочные результаты.

Статья 1372 Кодекса предусматривает ситуацию, когда промышленный образец был разработан по заказу, то есть предметом договора было его создание. В этом случае презюмируется, что исключительное право принадлежит заказчику (п. 1), а подрядчик (исполнитель) может ее использовать для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права (п. 2). Обе нормы носят диспозитивный характер, поэтому стороны могут предусмотреть в договоре иное решение.

8. Статья 1371 Кодекса рассматривает случай, когда объекты патентного права создаются при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание. Исключительное право на такие объекты по общему правилу принадлежит подрядчику (исполнителю), а заказчик вправе использовать их в целях, для достижения которых был заключен договор, на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права, если иное не будет определено договором (п. 1 ст. 1371 ГК РФ). В случае, когда на основании договора исключительное право передано заказчику либо указанному им третьему лицу, исполнитель вправе использовать созданные им изобретение, полезную модель, промышленный образец для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права, если стороны не договорились об ином (п. 2 ст. 1371 ГК РФ). Лицензия является безвозмездной, т.к. презюмируется, что вознаграждение уже включено в сумму, уплаченную заказчиком подрядчику по соответствующему договору.

9. Следует упомянуть, что условия договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, ограничивающие право гражданина создавать результаты интеллектуальной деятельности определенного рода или в определенной области интеллектуальной деятельности либо отчуждать исключительные права на такие результаты другим лицам, ничтожны.

Наконец, ст. 1373 ГК РФ предусматривает особенности охраны разработок (технических решений), созданных по государственному или муниципальному контракту. Основная особенность этого случая состоит в том, что стороной-заказчиком в таком договоре выступает государство или муниципальное образование, финансирующее выполнение заказа за счет бюджетных средств. По общему правилу, исключительное право на произведение, созданное по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежит исполнителю; который, однако по требованию государственного заказчика (уполномоченная организации), выступающего от имени публично-правового образования, обязан предоставить любому третьему лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для государственных или муниципальных нужд. (Методические рекомендации по отражению в государственных контрактах вопросов правовой охраны и использования результатов научно-технической деятельности, утверждены руководителем Роспатента Б.П. Симоновым 02.03.2006 г.// http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/departmental_documents/pekomendatsii/metod_rekom_rntd; Методические рекомендации для руководителей предприятий по вопросам учета, правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет средств федерального бюджета, согласованные Руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам, товарным знакам Б.П. Симоновым и утвержденные Министром образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко 26.07.2004 г. // Интеллектуальная собственность. Документы и комментарии. № 10. 2004).

Государственным или муниципальным контрактом может быть предусмотрено, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик (уполномоченная организация), либо совместно исполнителю, с одной стороны, и соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию — с другой стороны (п. 1 ст. 1373). Если исключительное право на произведение принадлежит по контракту Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, то исполнитель обязан путем заключения соответствующих договоров со своими работниками и третьими лицами приобрести все права или обеспечить их приобретение для передачи соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. Подобная подготовка может быть необходимой, например, при создании кинофильма или архитектурного произведения. Исполнитель государственного или муниципального контракта имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц (п. 3 ст. 1373).

10. ГК РФ регламентированы и многие другие виды и разновидности договоров, с помощью которых осуществляется распоряжение исключительными правами. Это и договор залога исключительных прав (п. 5 ст. 1233, пп. 2, 3 ст. 1232 ГК), и сублицензионный договор (ст. 1238), и многочисленные разновидности лицензионного договора - издательский лицензионный договор (ст. 1287), договор, заключаемый на основании открытой лицензии (ст. 1368) и др. Отдельную группу договоров, опосредующих обращение исключительных прав, образуют договоры заказа на создание результата интеллектуальной деятельности (ст. 1288 - 1290, 1296, 1372, 1431 и др.).

11. Проанализируйте, является ли договор о передаче права на получение патента договором о распоряжении исключительными правами. (Юдина Е. В. Передача права на получение патента // Патенты и лицензии. М., 2003)