Параграф 39

(1) Заявитель может в любое время разделить заявку. О разделении заявки подается заявление в письменном виде. Если о разделении заявлено после подачи ходатайства о проведении экспертизы, то выделенная часть считается заявкой, по которой подано ходатайство о проведении экспертизы. Для каждой выделенной заявки сохраняются дата первоначальной заявки и испрошенный для этого приоритет.

(2) Если по выделенной заявке в течение трех месяцев после поступления заявления о разделении не будут представлены необходимые материалы заявки или в течение этого срока не будут уплачены пошлины за выделенную заявку, то заявление считается неподанным.

Во всех патентных законах перечисленных стран оговорены условия и срок, в течение которого по инициативе заявителя или по инициативе экспертизы может быть подана выделенная заявка. Особо обратим внимание на Патентный закон Германии, в котором указано на сохранение даты первоначальной заявки и испрошенного приоритета по каждой выделенной заявке. При многоступенчатом выделении заявок такое правило исключает искушение экспертизы отказать в сохранении приоритета по заявке, выделенной из выделенной, при соблюдении общих условий подачи любой выделенной заявки.

4.2. Выделение по евразийской заявке. Обратим внимание на размещенное на сайте ЕАПВ разъяснение ЕАПВ, данное в отношении процедуры подачи выделенной евразийской заявки (четвертый абз. п. 1 "Право и условия подачи выделенной заявки"): "Выделенная заявка может быть подана только заявителем, указанным в первоначальной заявке. В иных случаях подача выделенной заявки другим лицом возможна только после регистрации в ЕАПВ передачи права на первоначальную заявку".

Изложенное воспринимается как обязанность заявителя передать права на все объекты, изложенные в первоначальной заявке. Как представляется, приведенное условие передачи права на первоначальную заявку при подаче выделенной заявки не всегда отражает реальные ситуации и ведет к неоправданному ущемлению интересов как заявителя, так и лиц, вступивших с ним в контакт, по поводу приобретения прав на определенные объекты, заявленные в одной заявке на группу изобретений, когда группу изобретений необходимо разделить.

Например, если в заявке заявлено три объекта, при этом третий объект выделяется в качестве выделенной заявки и заявитель уже на этом этапе готов передать права на этот третий объект иному лицу, то в связи с чем он должен передать права и на первоначальную заявку в полном объеме, т.е. остаться ни с чем? Зачем ограничивать заявителя в праве распоряжаться тем, что ему принадлежит?

В рассмотренной ситуации два объекта по первой заявке остаются за заявителем, а в отношении третьего выделенного объекта должна быть предусмотрена возможность его перехода к любому третьему лицу, с которым заявитель оформил соответствующие отношения.

В данной ситуации заявитель остается таковым в отношении части прав по его же заявке, а другая часть прав на объекты в выделенной заявке переходит к третьему лицу, которое может рассматриваться как правопреемник только в части переданных прав.

Отсутствуют ограничения на срок испрашивания приоритета по уже поданной заявке как по выделенной, если на дату ее подачи были соблюдены условия установления такого приоритета. Поэтому, если такой приоритет не был испрошен при подаче заявки, заявитель вправе сделать указание об испрашивании этого приоритета в порядке внесения изменений в документы заявки с соблюдением условий, установленных статьей 1378 Кодекса.

4.3. Выделение заявки и внутренний приоритет (отличия). Основные отличия от положений, относящихся к внутреннему приоритету, заключаются в следующем:

- различны условия установления внутреннего приоритета и приоритета по выделенной заявке: возможность установления приоритета по выделенной заявке ограничена не конкретным сроком с даты подачи более ранней заявки, а условиями отсутствия регистрации изобретения по первоначальной заявке или исчерпания возможности подачи возражения на решение об отказе в выдаче патента;

- условия установления приоритета по выделенной заявке для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов одинаковы;

- первоначальная заявка в случае установления на ее основании приоритета по выделенной заявке не признается отозванной;

- приоритет по выделенной заявке может испрашиваться и в том случае, когда по первоначальной заявке имеется право на более ранний приоритет; в этом случае приоритет по выделенной заявке устанавливается не по дате подачи первоначальной заявки, а по дате ее приоритета.

Имеется еще одно отличие. Оно относится не к возможности установления приоритета, а к его последствиям. В случае выдачи патента по заявке с испрашиванием внутреннего приоритета установленный Кодексом срок его действия отсчитывается по общему принципу, т.е. с даты подачи этой (второй) заявки, а в случае выдачи патента по выделенной заявке в целях исчисления срока действия патента датой подачи считается дата подачи первоначальной заявки в Роспатент.

Таким образом, общий срок действия патента по выделенной заявки не может превышать 20 лет, исчисляемых с даты подачи первой заявки, из которой была выделена другая. При этом если первоначальная заявка является конвенционной, то с учетом положений статьи 4G Парижской конвенции датой подачи выделенной заявки считается дата подачи конвенционной заявки в Роспатент при наличии соответствующей просьбы заявителя.

Хотя выделенная заявка, как уже отмечалось, может быть подана на любое изобретение (полезную модель, промышленный образец), раскрытое в первоначальной заявке, т.е. не обязательно на то, для которого в первоначальной заявке испрашивалась правовая охрана, существует предусмотренная Кодексом (пункт 5 статьи 1384) ситуация, когда выделенная заявка подается именно на такое изобретение (полезную модель, промышленный образец). Эта ситуация связана с нарушением требования единства изобретения (полезной модели, промышленного образца). При наличии такого нарушения, выявленного экспертизой или самим заявителем на изобретение (изобретения), либо полезную модель (полезные модели), либо промышленный образец (промышленные образцы), не связанные с другими заявленными настолько, чтобы было выполнено требование единства, заявитель может подать выделенные заявки с сохранением приоритета по первоначальной заявке при соблюдении условий пункта 4 комментируемой статьи.

5. Несколько приоритетов. В пункте 5 предусмотрены правила, когда более ранний приоритет по заявке может быть установлен на основании нескольких предшествующих заявок при соблюдении для каждой из них соответствующих условий. Данное положение относится ко всем видам более раннего приоритета и распространяется в том числе на случаи комбинирования приведенных в названных пунктах условий для установления приоритета на основании нескольких более ранних заявок или дополнительных материалов к ним.

Допускается, в частности, установление разных приоритетов для разных частных случаев выполнения изобретения, представленных в разных зависимых пунктах формулы изобретения; возможно также установление разных приоритетов по изобретениям, образующим группу и представленным разными независимыми пунктами формулы. Нельзя исключить и ситуацию, когда заявитель просит установить несколько разных приоритетов для изобретения по одному и тому же пункту формулы, основываясь на нескольких более ранних заявках, в каждой из которых это изобретение раскрыто.

Последняя ситуация возможна, в частности, когда заявитель в одном пункте формулы формирует через альтернативные сочетания несколько вариантов изобретения. При этом для одного варианта испрашивается один приоритет, а для другого - другой. Как правило, это достаточно запутанные ситуации, и экспертиза старается воспрепятствовать сохранению таких формул с множественными приоритетами и сочетаниями различных вариантов в одном пункте, т.к. по таким формулам неясен или намеренно запутан объем прав и весьма сложно провести поиск в уровне техники.

 

Статья 1382. Конвенционный приоритет изобретения, полезной модели и промышленного образца

 

Комментарий к статье 1382

 

Многие правила установления конвенционного приоритета совпадают с правилами установления приоритета по выделенным заявкам, приведенным в комментарии ст. 1381 Кодекса.

Под конвенционным приоритетом понимается приоритет, устанавливаемый на основании норм Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, пересмотренной в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененной 2 октября 1979 г.

1. Правовая база. Конвенционный приоритет устанавливается по дате подачи первой заявки в стране - участнице Парижской конвенции и может испрашиваться заявителем этой первой заявки или его правопреемником.

На сегодня практически все страны, законодательство которых предусматривает патентную форму охраны результатов интеллектуальной деятельности, являются участниками Парижской конвенции.

Согласно статье 4C Парижской конвенции:

"1. Сроки конвенционного приоритета составляют двенадцать месяцев для патентов на изобретения и для полезных моделей и шесть месяцев для промышленных образцов и товарных знаков.

2. Отсчет этих сроков начинается с даты подачи первой заявки; день подачи в срок не включается.

3. Если последний день срока является по закону праздничным днем или днем, когда ведомство не открыто для приема заявок в той стране, где испрашивается охрана, срок продлевается до первого последующего рабочего дня.

4. Первой заявкой, дата подачи которой служит днем отсчета срока приоритета, должна считаться последующая заявка на тот же объект, что и первая предшествующая заявка в смысле приведенного выше пункта (2), поданная в той же стране Союза, в случае, если эта предшествующая заявка на день подачи последующей заявки была взята обратно, оставлена без движения или отклонена, не будучи доступной для публичного ознакомления, а также при условии, что в отношении ее не продолжали существовать какие-либо права и она не послужила еще основанием для притязаний на право приоритета. Предшествующая заявка не может тогда служить основанием для притязаний на право приоритета".

В соответствии со статьей 4F Парижской конвенции возможно испрашивание по одной и той же заявке нескольких конвенционных приоритетов на основании нескольких первых заявок, в том числе поданных в разных странах - участницах указанной Конвенции. В этом случае указанные требования и условия должны быть выполнены по отношению к каждой из первых заявок.

Изложенные положения согласно статье 4A (2) Парижской конвенции распространяются не только на случаи, когда первая заявка подана в соответствии с национальным законодательством страны-участницы, но и на случаи, когда такая заявка подана в соответствии с двусторонними или многосторонними соглашениями, заключенными между странами - участницами Парижской конвенции, в частности в соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT) и Евразийской патентной конвенцией.

Конвенционный приоритет по заявке на изобретение может быть испрошен и установлен на основании первой заявки на полезную модель и наоборот (статья 4E (2) Парижской конвенции).

Статья 4E Парижской конвенции предусматривает следующие условия:

"1. Когда промышленный образец заявляется в стране с использованием права приоритета, основанного на подаче заявки на полезную модель, приоритетным сроком является срок, установленный для промышленных образцов.

2. Кроме того, в стране допускается подача заявки на полезную модель с использованием права приоритета, основанного на подаче заявки на патент, и наоборот".

Применение указанных норм Парижской конвенции увязано с наличием соответствующих норм в национальном законодательстве. Российское национальное законодательство не предусматривает возможность испрашивания конвенционного приоритета на основании сочетаний заявок:

- первая заявка на полезную модель или изобретение - конвенционная заявка на промышленный образец;

- первая заявка на промышленный образец - конвенционная заявка на изобретение или полезную модель.

Российское национальное законодательство предусматривает возможность применения только нормы по п. 2 ст. 4E Парижской конвенции.

В соответствии со статьей 4C (1) Парижской конвенции условия установления конвенционного приоритета неодинаковы для заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Для заявки на выдачу патента на промышленный образец, в отличие от заявки на выдачу патента на изобретение или полезную модель, срок подачи заявки в Роспатент, отсчитываемый от даты подачи первой заявки в стране - участнице Парижской конвенции, при испрашивании конвенционного приоритета не должен превышать шесть (а не двенадцать) месяцев.

2. Независимость конвенционного приоритета от судьбы первой заявки. Возможность установления конвенционного приоритета по заявке, поданной с соблюдением названных условий, как следует из статьи 4A (3) Парижской конвенции, не зависит от судьбы первой заявки в стране ее подачи.

Это означает, что отказ в выдаче патента по первой заявке или выдача патента с измененной формулой изобретения не могут повлиять на установление конвенционного приоритета. Данное условие позволяет подать заявку в национальное ведомство на изобретение, не охраняемое по патентному закону страны, но охраняемое по патентным законам других стран или международных конвенций, и на основании подачи первой заявки можно истребовать установление конвенционного приоритета в других странах.

3. Продление срока представления заявки. По сравнению с условиями, предусмотренными Парижской конвенцией, возможно продление срока представления заявки в Роспатент, но не более чем на два месяца и только в том случае, если заявитель предпринял все необходимое для подачи заявки в установленный срок (двенадцать или шесть месяцев), однако по не зависящим от него обстоятельствам не смог его соблюсти.

Срок указания заявителем на то, что им испрашивается конвенционный приоритет в отношении заявки на полезную модель или промышленный образец, ограничен двумя месяцами с даты подачи заявки. Заявитель также обязан приложить заверенную копию первой заявки либо представить ее не позднее трех месяцев с даты подачи в Роспатент заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет. Если первых заявок несколько, заверенная копия каждой из них должна быть представлена до истечения трех месяцев с даты подачи заявки в Роспатент. Представление заверенной копии приоритетной заявки может быть заменено указанием цифровой библиотеки ведомства, в котором размещена электронная копия приоритетной заявки, если упомянутое ведомство обеспечивает доступ к ней Роспатента.

Для заявки на изобретение установлены более мягкие требования в отношении срока, в течение которого заявитель должен сообщить в Роспатент о своем желании испросить конвенционный приоритет, и срока для представления заверенной копии первой заявки: оба срока составляют шестнадцать месяцев с даты подачи первой заявки в патентное ведомство государства - участника Парижской конвенции.

4. Восстановление. Предусмотрена возможность восстановления права конвенционного приоритета по заявке на изобретение при несоблюдении заявителем указанного срока представления заверенной копии первой заявки. Для этого заявитель должен подать в Роспатент соответствующее ходатайство, однако ходатайство должно быть подано в пределах указанного шестнадцатимесячного срока. Условием удовлетворения этого ходатайства является подтверждение того, что заявитель запросил копию первой заявки в том патентном ведомстве, куда она была подана, не позднее четырнадцати месяцев с даты подачи первой заявки. Кроме того, в этом случае заверенную копию первой заявки нужно представить в Роспатент в течение двух месяцев с даты ее получения заявителем из ведомства, в котором она была запрошена.

5. Перевод первой заявки. Согласно последнему абзацу п. 3 комментируемой статьи Роспатент имеет право потребовать от заявителя представления перевода первой заявки на русский язык, если она составлена на другом языке.

Однако это право ограничено ситуацией, в которой от подтверждения наличия права на конвенционный приоритет зависит установление патентоспособности заявленного изобретения. Это означает, что представление упомянутого перевода необходимо только тогда, когда в процессе экспертизы заявки по существу выявлены источники, потенциально (при неподтверждении права на конвенционный приоритет) препятствующие выдаче патента по данной заявке, так как они включены в уровень техники с даты, находящейся в интервале между датой испрашиваемого конвенционного приоритета и датой подачи заявки в Роспатент.

 

Статья 1383. Последствия совпадения дат приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца

 

Комментарий к статье 1383

 

Ситуация, рассматриваемая в данной статье, в которой возможно установление идентичности нескольких изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, может иметь место по отношению к двум или более заявкам на объекты промышленной собственности одного и того же вида (все заявки являются либо заявками на выдачу патента на изобретение, либо заявками на выдачу патента на полезную модель, либо заявками на выдачу патента на промышленный образец) или к нескольким заявкам, относящимся к объектам разных видов - изобретению и полезной модели.

Норма абз. 4 п. 1 данной статьи относится к ситуациям, когда формально сталкиваются две (три и т.д.) заявки на идентичные изобретения, или две заявки на полезные модели или две заявки на промышленные образцы. При соблюдении условий, указанных в данной норме, патент выдается по заявке, выбранной заявителем, например, из двух заявок на идентичные изобретения заявитель должен выбрать одну заявку, по которой будет выдан патент; вторая заявка будет признана отозванной. Ранее <371> в подобных ситуациях при рассмотрении заявок на выдачу авторских свидетельств, использовалась процедура объединения (присоединения) заявок. Действующее законодательство такой нормы не содержит.

--------------------------------

<371> В период существования СССР.

 

1. Идентичность объектов и возможность их "разведения";. Изобретения, полезные модели по разным заявкам можно считать идентичными, если полностью совпадают содержания независимых пунктов формул этих заявок, характеризующих указанные объекты. Для признания независимых пунктов формул идентичными по содержанию, достаточно совпадения включенных в них совокупностей признаков и не требуется полного совпадения в отношении редакции этих признаков при условии неизменности объема понятий, определяющих сравниваемые признаки.

Именно неизменность объема сравниваемых понятий позволяет судить о идентичности объектов патентных прав. Если одно понятие по объему входит в другое, то говорить об идентичности сравниваемых объектов невозможно.

Например, признаки - "нож имеет форму квадрата" или "нож имеет форму прямоугольника с равными сторонами" - являются идентичными по объему содержания приведенных понятий. В то же время понятие "нож" входит в более общее понятие - "режущий инструмент", и данные понятия не идентичны по объему прав.

Промышленные образцы по разным заявкам можно считать идентичными, если совпадают совокупности их существенных признаков, отображенных на изображениях изделий и приведенных в перечнях существенных признаков. При этом различия в словесных формулировках визуально идентично воспринимаемых признаков не могут влиять на констатацию идентичности промышленных образцов.

В отношении изобретений и полезных моделей в аналогичной ситуации под идентичными понимаются такие из них, которые совпадают по объему прав в связи с совпадением совокупностей признаков, приведенных, по меньшей мере, в независимых пунктах формул из разных заявок. Меняя совокупность признаков в формулах даже идентичных по чертежам изобретений, можно развести заявки и получить по каждой отдельный патент. Никаких теоретических и практических сложностей для выбора вариантов разведения столкнувшихся заявок на изобретения и/или полезные модели нет.

Изобретения (или изобретение и полезная модель) признаются идентичными не только в случае, когда полностью совпадают содержания независимых пунктов формулы, но и в случае, когда в независимых пунктах (или в одном из них) содержатся признаки, охарактеризованные альтернативными понятиями и имеет место совпадение в отношении совокупностей, включающих хотя бы некоторые из таких альтернативных понятий и представляющих собой вариант (варианты) изобретения, идентичного со сравниваемым объектом.

Если столкнулись заявки на частично идентичные промышленные образцы, заявленные на группу промышленных образцов, включающие, например, варианты, что подразумевает различие в их внешнем виде, вполне корректно их разведение повариантно без какой-либо оценки существенности признаков, характеризующих каждый вариант.

Обсуждаемая норма, исходя из ее смысла и назначения (предотвращение коллизий, обусловленных выдачей нескольких охранных документов на одинаковые объекты, из которых ни один не может быть противопоставлен другому ввиду совпадения дат приоритета), должна использоваться только тогда, когда хотя бы для одной из заявок, содержащих признанные идентичными объекты, установлено отсутствие препятствий, кроме наличия другой (других) заявки (заявок), для выдачи патента.

С учетом отмеченного назначения комментируемой нормы упомянутое в ней соглашение между заявителями не должно предусматривать выдачу двух или более патентов на идентичные объекты промышленной собственности. Очевидно также, что оно не может предусматривать выдачу патента по той из заявок, содержащих идентичные объекты, по которой принято решение об отказе в выдаче патента.

Весьма важным является то, что в случае, когда выявлены идентичные изобретение и полезная модель по заявкам одного и того же заявителя с одним и тем же приоритетом, становится возможной выдача патента по одной из заявок (с большей вероятностью это будет заявка на полезную модель) до завершения рассмотрения другой заявки (с большей вероятностью это будет заявка на изобретение). В этом случае выдача патента по второй заявке возможна только при условии прекращения действия уже выданного патента по заявлению его обладателя. Это создает возможность для быстрого приобретения правовой охраны технического решения (сначала в форме патента на полезную модель) и обеспечения ее непрерывности (перехода к охране в форме патента на изобретение после установления патентоспособности изобретения и прекращения действия патента на полезную модель). В этой связи обратим внимание на следующее. Один и тот же заявитель может подать в один день заявки на идентичные изобретение и полезную модель, но при этом по заявке на изобретение, воспользовавшись процедурой отсроченной экспертизы по существу, не подается одновременно с подачей заявки ходатайство о проведении экспертизы по существу. В таком случае получение патента на полезную модель тем более обосновано, т.к. один и тот же заявитель в течение как минимум трех лет (срок отсроченной экспертизы) может раздумывать, что ему делать с заявкой на изобретение - ходатайствовать о проведении экспертизы по существу или отказаться от данной заявки на изобретение.

Если ходатайство о проведении экспертизы по существу по заявке на изобретение будет подано в конце трехлетнего срока с даты подачи заявки, экспертиза по существу и регистрация патента на изобретение при всех благоприятных факторах не состоятся ранее 8 - 12 месяцев с этой даты. Таким образом, имея патент на полезную модель, можно в течение уже почти четырех лет (как минимум и если экспертиза по существу по заявке на изобретение не затянется), контролировать рынок с помощью патента на полезную модель.

В такой ситуации можно рекомендовать заявителям одновременно с подачей ходатайства о проведении экспертизы по существу по заявке на изобретение и в случае получения на данную дату патента на полезную модель указывать в ходатайстве о досрочном прекращении действия патента на полезную модель с даты регистрации в государственном реестре патента на изобретение, которая является одновременно и датой официальной публикации сведений о выдаче патента по заявке на изобретение. Соответственно, сведения о выдаче патента на изобретение и сведения о прекращении действия ранее выданного патента на полезную модель будут опубликованы одновременно. Обратная ситуация, когда патент на изобретение выдан ранее, чем патент на полезную модель, теоретически возможна, но практически такие ситуации не встречаются и, скорее всего, не встретятся.

2. Сосуществование идентичных объемов прав по патентам на изобретение и полезную модель. К сожалению, законодатель не принял предложение о включении нормы, обеспечивающей возможности одновременного сосуществования патента на изобретение и патента на полезную модель с идентичным объемом прав, принадлежащих одному правообладателю, но при условии, что уступка любого из патентов или предоставление лицензии по ним, должны осуществляться или одному и тому же лицу, или разным лицам, но при исключении ситуации столкновения по объемам прав разных приобретателей прав <372>.

--------------------------------

<372> Джермакян В. Улучшаем законы и правила // Патентный поверенный. 2005. N 2.

 

При таком подходе владелец патентов на изобретение и полезную модель сможет оперативно защищать свои права, быстро получив патент на полезную модель. Не останется он и без какой-либо охраны в случае признания патента на изобретение недействительным по изобретательскому уровню. В то же время, имея несколько патентов с идентичным объемом прав, он не сможет вносить хаос на рынке путем сталкивания разных приобретателей прав.

Аналогией может служить подход к сосуществованию Евразийского патента и Российского патента на идентичные изобретения, принадлежащие одному лицу (статья 1397 Кодекса). Однако данной нормы в Кодексе так и не появилось.

 

3. Экспертиза заявки на выдачу патента.

Временная правовая охрана изобретения, полезной

модели или промышленного образца

 

Статья 1384. Формальная экспертиза заявки на изобретение

 

Комментарий к статье 1384

 

1. Формальная экспертиза. В отличие от ранее действовавшей ст. 21 Патентного закона РФ, предусматривавшей использование некоторых ее норм как при проведении формальной экспертизы, так и при проведении экспертизы по существу, все нормы комментируемой статьи относятся к формальной экспертизе, что совершенно не оправдано, т.к. вопросы, связанные, в частности, с установлением нарушения единства изобретений, могут и должны рассматриваться как при проведении формальной экспертизы, так и при проведении экспертизы по существу.

В числе функций формальной экспертизы отнесена проверка наличия документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 Кодекса, и соблюдения установленных требований к ним. Данный пункт, как и ранее, не устанавливает продолжительность формальной экспертизы по времени, но практика Роспатента показывает, что формальная экспертиза укладывается в один - два месяца с даты подачи заявки.

Проверка соблюдения установленных требований к документам заявки на стадии формальной экспертизы не предусматривает экспертизу сущности заявленного объекта и ограничивается требованиями, прямо указанными в правилах Административного регламента Роспатента.

Проверка соблюдения требования единства изобретения, названного в пункте 5 комментируемой статьи, ограничивается формальной проверкой того, заявлено ли одно изобретение или более, и в последнем случае - образуют ли они, судя лишь по их названиям и/или указанному назначению (без проверки того, являются ли они в действительности таковыми), одну из групп, допускаемых упомянутым выше нормативным документом Роспатента в заявках на группу изобретений.

2. Проверка дополнительных материалов. Проверка, предусмотренная пунктом 2 комментируемой статьи, осуществляется при формальной экспертизе путем сличения совокупности признаков измененной формулы изобретения, если дополнительные материалы содержат таковую, или признаков, предлагаемых заявителем для включения в формулу, с текстом первоначально представленных описания и формулы. Когда объем формулы относительно невелик, провести такое сличение не сложно, но если формула содержит многие десятки многострочных пунктов, провести достоверное сличение документов в сжатые сроки мало вероятно. В отношении объектов генной инженерии такое сличение без средств компьютерной техники просто невозможно, чем в том числе объясняется требование к таким заявкам представлять документы на машиночитаемых носителях (наряду с бумажным носителем).

Чертежи, первоначально представленные в материалах заявки, также могут быть использованы в качестве источника признаков, включаемых в измененную формулу, при условии как уже было ранее отмечено, возможности их однозначной идентификации от изображения элементов (признаков) на чертеже к их словесному эквиваленту в формуле.

3. Изменение формулы изобретения по описанию. Изобретение, первоначально включенное в формулу, может быть заменено другим, которое тоже было раскрыто в указанных документах заявки. Формула изобретения не является обязательным документов для установления даты подачи заявки, и первоначальная формула, если она отсутствовала на дату подачи, может содержать любое изобретение, раскрытое в описании.

Речь идет не об изобретениях, названных заявителем таковыми в описании заявки, а о любом техническом решении, которое сформулировано в описании.

Например, если в описании заявлен шариковый подшипник, о чем явно следует из названия изобретения, а в описании, кроме того, раскрыт состав смазки для таких подшипников, заявитель вправе уточнить формулу изобретения и в отношении смазки для подшипников.

Возможность оформления дополнительных материалов в качестве самостоятельной заявки может быть связана с содержанием пункта 2 ст. 1381 Кодекса о праве на установление приоритета новой заявки по дате поступления таких дополнительных материалов к более ранней заявке. Однако заявитель может не испрашивать более ранний приоритет при подаче новой заявки, если считает, что отсутствие публикации сведений о первой заявке не препятствует оценке патентоспособности изобретений по новой заявке, включающей объект с измененной сущностью. Таким же образом заявитель может поступить, если уверен в том, что в уровне техники, после даты подачи первой заявки, не будет выявлено иного источника информации, который может препятствовать признанию патентоспособности объекта по новой заявке.

Возможность составить описание новой заявки не ограничивается только сведениями из дополнительных материалов; при подготовки новой заявки могут совместно использоваться документы более ранней заявки, к которой представлены дополнительные материалы. Последнее приводит к необходимости решать вопрос с приоритетом относительно признаков, раскрытых на разные даты: на дату подачи заявки и на дату представления дополнительных материалов к ней и не принятых во внимание.

Направление заявителю запроса при проведении формальной экспертизы может быть обусловлено только указанием на конкретные нарушения требований к документам заявки, установленных непосредственно в Кодексе, и требований, установленных в Административном регламенте Роспатента. Кодекс не ограничивает количество запросов, которые могут быть направлены заявителю по одной и той же заявке. Запросов может быть ровно столько, сколько требуется при рассмотрении конкретной заявки и все определяется качеством оформления документов и изначальной профессиональностью заявителя и эксперта в данных вопросах.

Вместе с тем заявка может быть признана отозванной и при наличии ответа заявителя на запрос, если этот ответ не содержит запрашиваемых документов. Последнее означает, что в ответе должны содержаться сведения, запрашиваемые экспертизой, или аргументированное обоснование не представления запрошенных сведений.

4. Последствия признания заявки отозванной. Признание заявки отозванной приводит к тому, что она в отношении территории России более не имеет правовых последствий:

- экспертиза по ней проводиться не будет;

- никакие дальнейшие действия заявителя не могут быть основаны на отозванной заявке, в частности, на основании этой заявки или дополнительных материалов, представленных по ней, не может быть испрошен и установлен приоритет по более поздней заявке того же заявителя;

- сведения об отозванной заявке не публикуются в бюллетене Роспатента, что исключает попадание в уровень техники сведений о сущности заявленного изобретения через публикацию Роспатента.

Изложенное не исключает использование отозванной в России заявки в качестве основания для испрашивания по дате ее подачи конвенционного приоритета при патентовании этого изобретения за рубежом, что непосредственно следует из ст. 4 A (1, 2, 3) Парижской конвенции. Если по российской заявке была установлена дата подачи, то, несмотря на последующее признание ее отозванной, дата подачи заявки и ее регистрационный номер сохраняются, что позволяет использовать данную заявку (при соблюдении установленного срока) в качестве приоритетной для испрашивания конвенционного приоритета при зарубежном патентовании, но не позволяет использовать ее в качестве приоритетной при испрашивании внутреннего приоритета.

На стадии формальной экспертизы не предусмотрено дополнительное продление срока ответа на запрос свыше указанного, даже при наличии уважительных причин невозможности его соблюдения. Чем обусловлено такое ограничение - понять не представляется возможным.

5. Проверка единства изобретения. Положения пункта 5 комментируемой статьи о проведении проверки соблюдения требования единства изобретения только при формальной экспертизе заявки является явным упущением законодателя. Основное количество споров о нарушении единства изобретения возникает в процессе экспертизы по существу, в нормах которой в ст. 1386 Кодекса теперь не предусмотрено разрешение вопросов, связанных с нарушением единства изобретения.

Если заявка пройдет формальную экспертизу без замечаний относительно единства изобретения, то Кодекс обязывает проведение экспертизы по существу и оценку патентоспособности в отношении всех объектов по поданной заявке, что вряд ли оправдано, если единство изобретения фактически является нарушенным. Кроме "головной боли" для экспертов Роспатента, такая новелла в законодательстве не приведет к правильному установлению соблюдения принципа единства изобретения, когда он устанавливается a posteriori. Чтобы исправить явно допущенную законодателем ошибку, Роспатент внес в Административный регламент по изобретениям правило (пункт 24.4), которое в части проверки нарушения единства изобретения на этапе проведения экспертизы по существу соответствует как предыдущему опыту Роспатента со времен Госкомизобретений СССР, так и практике всех патентных ведомств стран, проводящих экспертизу по существу. Однако необходимо внести соответствующие исправления в