Решение суда по делу о нарушении авторских прав не может служить препятствием для заключения патентообладателем с автором произведения лицензионного договора".

3. Возможность приостановления арбитражного судебного производства при оспаривании патентов. Однозначной судебной практики по данному вопросу нет. Арбитражные суды по некоторым делам отказывают в ходатайстве о приостановлении судебного производства на время рассмотрения спора о патентоспособности изобретения, полезной модели или промышленного образца в Роспатенте, а по другим делам - принимают противоположное решение, удовлетворяя такое ходатайство. К последним относится Федеральный арбитражный суд Московского округа (ФАС МО), чьи решения имеют большое значение для анализа правоприменения.

Одним из примеров судебной практики по таким делам является Постановление от 02.06.2005 по делу N КГ-А40/4176-05, принятое кассационной инстанцией ФАС Московского округа (спор по патенту РФ N 2172460 "Оружие самообороны"). И хотя в данном споре применены подходы с учетом норм Патентного закона РФ, они также могут быть применены для аналогичных ситуаций при использовании норм части четвертой ГК РФ.

Обосновывая возражения на иск, ФГУП "Ижевский механический завод" приводило доводы об оспаривании действительности патента N 2172460, ссылаясь на подачу возражений на патент в Палату по патентным спорам. При этом ответчик ходатайствовал в судах обеих инстанций о приостановлении производства по делу до рассмотрения его возражений и принятия решения по патентному спору. Суды первой и апелляционной инстанций отклонили данное ходатайство. ФАС Московского округа не согласился с данными решениями судов и отменил их, указав на то, что суду надлежало устранить все возможные сомнения в наличии у истца права, подлежащего судебной защите. В указанных целях, при рассмотрении настоящего спора о пресечении нарушений исключительного права на изобретение, суд обязан был проверить действительность патента с учетом наличия патентного спора.

Дело было передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы, а патент тем временем был признан Палатой по патентным спорам недействительным полностью, о чем в бюллетене Роспатента опубликовано 10.05.2005 соответствующее извещение. На этом спор закончился.

Одной из задач судопроизводства является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Соответственно, обращение заинтересованного лица в арбитражный суд должно быть обусловлено необходимостью защиты его нарушенных или оспариваемых субъективных прав или законных интересов. В указанных целях, при рассмотрении настоящего спора о пресечении нарушений исключительного права на изобретение, суд обязан был проверить действительность патента с учетом наличия патентного спора.

Аналогичная позиция в отношении иска, связанного с использованием запатентованного промышленного образца, была изложена в Постановлении ФАС МО от 21.07.2005 по делу N КГ-А40/6472-05, когда кассационный суд вернул дело на новое рассмотрение со следующим мотивом принятого решения:

Quot;Принимая во внимание наличие административного разбирательства, предметом которого является проверка наличия оснований предоставления патенту правовой охраны, т.е. самих оснований его выдачи, суду следовало выяснить, была ли в установленном порядке принята заявка ответчика с возражениями на выдачу патента, назначена ли дата рассмотрения возражений, после чего рассмотреть вопрос о возможности (целесообразности) разрешения настоящего спора по существу до принятия решения Роспатентом, поскольку в данном случае вопрос о защите исключительных прав предопределен решением вопроса о законности предоставления охраны патенту".

Занятая позиция ФАС Московского округа о возможности приостановления арбитражного <429> судебного производства по иску в связи с рассмотрением в Роспатенте административного спора о действительности патента, представляется обоснованной, как минимум, в отношении патентов на полезные модели. Приостановление судебного производства, связанного с иском о нарушении патента на полезную модель, вполне оправдано, т.к. исключительное право по патенту на полезную модель предоставляется явочным порядком без оценки патентоспособности полезной модели, а Роспатент должен рассматривать возражения против патентов на полезные модели в таких случаях в максимально сжатые сроки.

--------------------------------

<429> ГПК РФ допускает приостановление судопроизводства по делу на время рассмотрения связанного с ним другого дела в административном порядке.

 

Приостановление арбитражного судебного производства при оспаривании патентов особо оправдано в тех случаях, когда патентообладатель препятствует Роспатенту осуществить рассмотрение поданного возражения по существу, а сам в это же время осуществляет арбитражное и уголовное преследование лиц, считающихся нарушителями пока еще действующего патента. Подобная ситуация сложилась при рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам по пат. РФ N 2140325. На дату проведения каждой коллегии очередной патентообладатель предоставлял сведения об отчуждении (уступке) патента иному физическому лицу, а последнее или предъявляло фиктивную справку о болезни или предъявляло сведения об очередном отчуждении патента и на этом основании требовало предоставить ему копию поданного возражения для ознакомления и перенести коллегию. Так, по пат. РФ N 2140325 возражение было подано 07.04.2008, рассмотрение по существу уже трижды переносилось и 26.01.2009 перенесено в очередной раз, а в Роспатенте в это же время находится на рассмотрении очередной договор об отчуждении данного патента. Ни один из новоявленных патентообладателей не предоставил в Роспатент свой отзыв на возражение, что понятно, т.к. указанные в возражении ссылки полностью порочат изобретательский уровень изобретения по независимому пункту формулы <430>. Только после очередного заседания коллегии палаты, состоявшегося 7 мая 2010 г., Роспатент принял решение об аннулировании данного патента полностью, а очередной патентообладатель начал обжаловать данное решение Роспатента в суде.

--------------------------------

<430> Данное дело ведет юридическая фирма "Городисский и Партнеры".

 

Выход из такой ситуации один - правила рассмотрения возражения в Палате по патентным спорам должны содержать норму, из которой следует, что отчуждение патента на этапе рассмотрения возражения не является основанием для переноса рассмотрения возражения по существу, а патентообладатель, осуществляющий отчуждение патента, обязан сам информировать нового патентообладателя о поступившем возражении и предоставить ему его копию. Иное способствует злоупотреблению правом и выставляет Роспатент в весьма неприглядном виде, позволяющем говорить о потакательстве недобросовестной конкуренции.

4. Досудебное урегулирование споров. Согласно статье 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются по общему правилу судом. Вместе с тем Кодексом могут быть предусмотрены случаи обязательного досудебного урегулирования спора - в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса).

Вопросы, подлежащие рассмотрению в административном порядке, до их рассмотрения административным органом не могут быть как самостоятельным предметом рассмотрения в судебном порядке, так заявлены в рамках возражений при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав.

В ряде случаев ГК РФ предусмотрено досудебное рассмотрение спора, связанного с охраной прав, предоставляемых патентом. В частности, в соответствии с подп. 1 - 3 п. 1 ст. 1398 ГК РФ возражение против выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в Палату по патентным спорам Роспатента. Решение, принятое Роспатентом на основании подготовленного заключения Палаты по патентным спорам, может быть обжаловано в суд. Рассмотрение искового заявления в суде будет осуществляться в рамках рассмотрения спора, связанного с охраной прав, удостоверяемых патентом.

5. Привлечение к уголовной ответственности за нарушение патентных прав. В российской судебной практике такие ситуации единичны.

Например, в 2006 году патентообладатель изобретения "Устройство для сепарации сыпучей смеси" по патенту РФ N 2270061 и промышленного образца "Аэродинамическая машина для сепарации сыпучих смесей" по патенту РФ N 61020, узнав о противоправном использовании указанных изобретения и промышленного образца, подал в 2007 г. заявление в ГУВД Ставропольского края о привлечении нарушителей к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за нарушение патентных прав.

На основании заявления произведен осмотр производственных помещений фирмы-правонарушителя, в результате которого был выявлен факт производства контрафактных сепарирующих машин серии "Авангард". Всего в наличии на складе оказалось 9 готовых сепарирующих машин и 14 полуфабрикатов высокой степени готовности, а также большое количество комплектующих для их производства. На готовые изделия и полуфабрикаты был наложен арест. Но директор фирмы-правонарушителя, несмотря на вышеуказанный арест, продолжил незаконное производство и реализацию сепараторов. В процессе административного расследования, учитывая размер ущерба, причиненного правообладателю, материалы административного дела были переданы в прокуратуру Ленинского района г. Ставрополя для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 147 УК РФ.

В январе 2009 года Ленинским районным судом г. Ставрополя был вынесен приговор, в соответствии с которым директор был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 147 УК РФ с отбыванием наказания сроком шесть месяцев в колонии-поселении (условно). По делу было опрошено более 30 свидетелей, проведено 3 патентоведческих экспертизы, состоялось 8 судебных заседаний. В рамках уголовного дела был заявлен гражданский иск, который был удовлетворен судом, и директора фирмы-правонарушителя обязали выплатить патентообладателю более 11000000,00 (одиннадцати миллионов) рублей.

6. Споры об установлении права преждепользования. Одним из примеров рассмотрения судебного спора <431> по установлению права преждепользования при подтверждении необходимых приготовлений к использованию, может служить дело по патенту N 50081 на полезную модель "Вафельная оболочка кондитерских изделий".

--------------------------------

<431> Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.10.2008 N А56-45085/2007.

 

Индивидуальный предприниматель (далее - ИП) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к ЗАО "Ландрин" со следующими требованиями: запретить ЗАО "Ландрин" производить конфеты "Landrin WAFERATTO CLASSIC", обязать ответчика изъять контрафактную продукцию из торговой сети и ее уничтожить. Решением от 28.03.2008, оставленным без изменения Постановлением апелляционного суда от 20.06.2008, в удовлетворении иска отказано.

Как следует из материалов дела, индивидуальному предпринимателю выдан патент N 50081 на полезную модель "Вафельная оболочка кондитерских изделий" с приоритетом от 06.09.2005 и сроком действия до 06.09.2010.

Формула патента полезной модели содержит объект:

Quot;Вафельная оболочка для кондитерских изделий, состоящая из двух полуоболочек с внутренней плоскостью, причем каждая из полуоболочек имеет по существу круглый край, края полуоболочек совмещены друг с другом, при этом одна из полуоболочек имеет по существу полусферическую форму, а другая - плоское дно с плавным изгибом, продолжающееся в расширяющиеся стенки, образующие круглый край, совмещенный с круглым краем полуоболочки, причем обе полуоболочки образованы из одного вафельного листа".

ИП обратился с требованиями в суд, ссылаясь на то, что ответчик осуществляет производство и реализацию вафельных конфет с кокосовой начинкой и миндальным орехом, вафельная оболочка которых содержит все признаки формулы запатентованной полезной модели "Вафельная оболочка кондитерских изделий".

Исследовав представленные сторонами доказательства, в том числе оценив обстоятельства, связанные с заключением ответчиком с итальянской фирмой OPM SpA контракта от 14.05.2005 N 4828А4 о приобретении комплекса оборудования для производства шоколадной продукции на вафельной основе (сферической формы, с плоским дном), описанной в приложении N 1 к контракту, и исполнением обязательств по этому договору, суды обеих инстанций установили, что ответчик добросовестно сделал необходимые приготовления для использования на территории Российской Федерации тождественного решения полезной модели за несколько месяцев до даты приоритета полезной модели, по которой истцом получен патент. В материалы дела представлены достаточные доказательства, свидетельствующие о наличии у ответчика права преждепользования.

Особенности защиты прав лицензиата. Требования к нарушителю патента могут быть заявлены в суд не только патентообладателем, но и лицензиатом исключительной лицензии. Такое право предоставлено лицензиату исключительной лицензии на основании нормы ст. 1254 ГК РФ, согласно которой если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250, 1252 и 1253 настоящего Кодекса.

Ранее согласно п. 3 ст. 14 Патентного закона РФ лицензиат исключительной лицензии мог осуществить такое право только в случае, если в лицензионном договоре ему такое право было предоставлено лицензиаром.

В качестве примера защиты прав лицензиата исключительной лицензии может служить спор в отношении патентов РФ N 2040124 и 2103129 (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2006 N 09АП-5291/2006-ГК). Суд не признал необоснованными доводы апелляционной жалобы о наличии процессуальных нарушений при принятии судом первой инстанции решения, т.к. истец - юридическое лицо как лицензиат исключительной лицензии, мог самостоятельно предъявлять иск без участия правообладателей - физических лиц на основании пункта 3 статьи 14 Патентного закона РФ и дополнительного соглашения от 03.12.2002 N 1 к лицензионному договору от 25.04.2002 N 250402АТМ.

7.2. Участие лицензиата в оспаривании патентоспособности объекта патентных прав. Роспатент не принял к рассмотрению возражение, поданное лицензиатом в связи с тем, что согласно пунктам 3.1 и 4.3 действовавших Правил ППС, не предусмотрено участие исключительного лицензиата в оспаривании объекта патентных прав. Данное решение Роспатента было обжаловано в суде. Верховный Суд Российской Федерации решением от 8 июля 2009 г. по делу N ГКПИ09-704 в удовлетворении иска отказал и дал толкование статьи 1252 ГК РФ, указав, что исключительный лицензиат имеет право только на защиту при нарушении третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. Учитывая то, что споры о нарушении исключительных прав не рассматриваются в административном порядке, суд признал необоснованными заявленные требования.

8. Нарушение правила установления прототипа изобретения не является основанием для отрицания патентоспособности изобретения. В Палате по патентным спорам рассматривалось возражение о признании изобретения несоответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень" в связи с тем, что прототип по выданному пат. РФ N 2265989 в формуле изобретения образован не одним, а одновременно двумя техническими решениями. Палата по патентным спорам решением от 17.10.2007 отклонила возражение и отметила, что нарушение требований правил по экспертизе изобретений в части указания прототипа не предусмотрено законодательством в качестве основания для вывода о несоответствии изобретения какому-либо из условий патентоспособности, установленных законом. Следовательно, даже в случае, если такое нарушение имеет место, это не является основанием для признания патента на изобретение недействительным. Решением Дорогомиловского суда г. Москвы, оставленным без изменения определением Московского городского суда, в удовлетворении заявления о признании недействительным названного решения Палаты по патентным спорам было отказано.

9. Участие авторов изобретения при рассмотрении возражения против выданного патента. Заявленные исковые требования сводились к признанию недействующими абзаца 3 пункта 3.1 и абзаца 1 пункта 4.3 действовавших Правил ППС в части, предусматривающей направление уведомления о дате заседании коллегии палаты по патентным спорам и предоставление права на участие в заседании только правообладателю. По мнению лиц, подавших судебный иск, авторы изобретения, выдача патента на которое оспаривается, также должны иметь право участвовать на заседании коллегии палаты по патентным спорам даже в том случае, если исключительное право ими передано другому лицу. Верховный Суд Российской Федерации своим решением от 22 апреля 2009 г. по делу N ГКПИ09-431 в удовлетворении исковых требований отказал. Суд установил, что неимущественные права автора напрямую не зависят от выдачи патента и возникают в силу самого создания результата интеллектуальной деятельности. Таким образом, споры о правомерности выдачи патента, рассматриваемые в палате по патентным спорам Роспатента, не нарушают прав авторов изобретения и их законных интересов, в связи с чем нет необходимости привлекать авторов на заседания коллегии палаты по патентным спорам.

 

Статья 1407. Публикация решения суда о нарушении патента

 

Комментарий к статье 1407

 

1. Цель публикации. Данная норма является новой и отсутствовала в Патентном законе РФ. Ее применение позволит доводить до общественности и заинтересованных лиц сведения обо всех правонарушениях в отношении объектов патентных прав, при этом информация будет содержать номер конкретного патента. Требование о публикации решения суда о нарушении патента является одним из способов извещения общественности о состоявшейся защите исключительных прав патентообладателя.

Публичность подобной информации будет препятствовать злостным правонарушителям пользоваться достижениями и авторитетом добропорядочных участников рынка и свидетельствует о способности государства защищать интересы патентообладателей.

2. Ограничение прав лицензиата на требование публикации. Обратим внимание на то, что ст. 1407 Кодекса предоставляет только патентообладателю потребовать указанной публикации решения суда, и не предоставляет подобного права его лицензиатам. По крайней мере для лиц, обладающих исключительной лицензией и права которых также нарушены, распространение данной нормы было бы справедливым, особенно в случаях, когда патентообладатель, предоставив исключительную лицензию, сам полностью отказался от использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. По существу, таким правом должно обладать любое лицо, правомочное самостоятельно подавать в суд заявление о нарушении патента.

 

Комментарий к порядку вступления в силу главы 72 ГК РФ

 

Часть четвертая ГК РФ введена в действие с 1 января 2008 г. и в силу ст. 5 Федерального закона "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" применяется к правоотношениям, возникшим после ее введения. По правоотношениям, возникшим до 1 января 2008 г., она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после этой даты.

Указанное в отношении патентных прав означает следующее:

- при рассмотрении дел о нарушениях прав на результаты интеллектуальной деятельности, совершенных до 1 января 2008 г., судам следует руководствоваться законодательством, действовавшим на момент совершения соответствующих нарушений. Так, если лицом допущено незаконное изготовление продукта, в котором использовано запатентованное изобретение (полезная модель или промышленный образец) до 1 января 2008, а предложение о продаже соответствующего контрафактного экземпляра продукта или изделия осуществлено после 1 января 2008 г., дело в части нарушения права на изготовление подлежит рассмотрению в соответствии с Патентным законом РФ, а в части нарушения права на предложение о продаже - в соответствии с положениями части четвертой ГК РФ;

- дела о признании права подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством, действовавшим на момент возникновения соответствующего права. Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца определяется на основе законодательства, действовавшего на момент создания такого результата интеллектуальной деятельности;

- при рассмотрении судами дел об обжаловании решений Роспатента следует учитывать, что заявки на выдачу патента подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, предусмотренном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.

Равным образом возражение против выдачи патента рассматривается исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражения против выдачи патента, основание (нормы материального права) признания недействительным патента оценивается исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, а при рассмотрении возражения подлежит применению порядок рассмотрения (нормы процессуального права), действующий на момент обращения за признанием недействительным патента.

 

Продолжение следует...

 

На сайте <432> Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации размещен проект <433> изменений в разделы I, II, III, VI, VII Гражданского кодекса Российской Федерации. Значительные изменения коснулись главы 72 "Патентное право", и вкратце остановимся лишь на тех изменениях, которые, как представляется, являются наиболее актуальными для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Читая предлагаемые уточнения норм законодательства, не трудно заметить, что многие вопросы, рассмотренные в нашем комментарии, уже находят свое отражение непосредственно в уточненных нормах, что не может не обнадеживать. После принятия и введения в действие новых и уточненных норм патентного права, соответствующий комментарий в полном объеме будет подготовлен, а пока читатели могут ознакомиться с теми новеллами, которые законодатель посчитал необходимым внести в проект Кодекса.

--------------------------------

<432> http:// arbitr.ru/ press-centr/ news/ 31726.html

<433> Проект от 17 ноября 2010 года N Б/Н.