Набуття розрізняльної здатності

Набуття розрізняльної здатності

У разі, якщо на дату подання заявки позначення знака не мало роз­різняльної здатності, таке позначення може бути зареєстровано як знак, якщо заявником будуть надані документи, які підтверджують, що позна­чення набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання до дати подання заявки.

Такі документи можуть містити відомості, зокрема про:

1) обсяги продажу товарів, обсяг послуг, прибуток, отриманий від
надання послуг;

2) тривалість використання позначення до дати подання заявки;

3) географічні репони продажу товарів або надання послуг;

4) обсяг реклами з зображенням знака:

5) ступінь інформованості споживача про взаємозв'язок знака з за­
явником (власником) шляхом надання результатів опитування, свідчень
споживачів, в тому числі підприємств роздрібної торгівлі тощо.

Використання або будь-яке просування позначення як знака, може підтверджуватися відомостями про:

види маркування товарів і/або застосування при наданні послуг

. експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема міжна­родних і/або національних;

- комерційне використання позначення в мережі Інтернет;

- заходи щодо просування позначення.

Рекламування позначення може підтверджуватися, зокрема відомо­стями про:

- способи рекламування маркованих товарів у різних засобах ін­
формації, включаючи Інтернет;

- кількість споживачів такої реклами;

- витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти)
щодо витрат на рекламу

Інформація про географічні регіони продажу товарів або надання послуг може бути підтверджена документами, що містять факти про ре­єстрацію та використання знака в Україні та інших країнах.

Ступінь інформованості споживача про взаємозв'язок позначення (знака) з заявником (власником) може підтверджуватися, зокрема доку­ментами, що містять факти про інформованість щодо позначення в до­речному колі споживачів. Такими документами, зокрема можуть бути результати опитування з питання відомості позначення як знака в Украї­ні. Результати опитування доречного кола споживачів і фахівців, вклю­чаючи підприємства роздрібної торгівлі, мають дати відповіді на такі, принаймні, питання:

- чи сприймається споживачами таке позначення як знак для то­варів і послуг;

.

чи асоціюється у свідомості споживача таке позначення з това­рами або послугами, для яких воно призначено тощо. Для визначення того, чи набуло позначення розрізняльної здатності, мають бути враховані всі обставини, особливо тривалість використання знака

Для визначення того, чи є заявлене позначення оманливим або таким, що може ввести в оману, експерт повинен проаналізу­вати смислове значення кожного елемента, що входить до складу позначення.

Під час проведення експертизи експерт повинен поставити наступні питання:

 

 

- чи є позначення або його елементи описовими відносно влас­
тивостей або інших якісних характеристик товару або характеру
послуги;

- чи оманливо описує позначення або його елементи властивості
або інші якісні характеристики товару або характер послуги;

чи може суттєво вплинути оманливий опис властивостей або інших якісних характеристик товару або характеру послуги на рішення потенційного споживача щодо купівлі товару або корис­тування послугою;

- чи може потенційний споживач однозначно сприйняти, що по­
значення або його елементи є такими, що описують товар або
послугу оманливо;

- чи може позначення або його елементи викликати у потенційно­
го споживача асоціативне уявлення про властивості або інші
якісні характеристики товару або характер послуги і чи є таке
уявлення правдоподібним;

- чи є зв'язок між позначенням або його елементами (географіч­
ною назвою або зображенням відомого місця, архітектурними
об'єктами або зображенням людини у національному костюмі
певної країни) та місцезнаходженням заявника.

Якщо встановлено, що позначення або його елементи містять відо­мості або дані, що є описовими, і ці відомості або дані однозначно і бук­вально сприймаються як неправдиві, то таке позначення вважається оманливим.

У разі, якщо встановлено, що позначення або його елементи можуть викликати у споживача асоціації с товаром або послугою, проте наспра­вді ці асоціації є оманливими, хоча і правдоподібними, то у такому випа­дку позначення вважається таким, що може ввести в оману.

Наприклад, якщо позначення, або його елемент містить географічну назву або зображення відомого місця, архітектурних об'єктів або зобра­жень людини у національному костюмі певної країни, експерт має з'ясувати, чи може таке позначення або такий елемент сприйматися як зазначення на місцезнаходження заявника, що виробляє товари або надає послуги.

У разі, якщо встановлено, що такі асоціації є нереальними, тобто у відношенні до товару, послуги або заявника таке позначення або його елемент є фантазійними, позначення в цілому не вважається оманли­вим і не вважається таким, що може ввести в оману. До таких позначень

можуть бути віднесені, наприклад, заявлені українським заявником по­значення "АРКТИКА";для товару - молочні коктейлі, "North pole";для товару - жувальні гумки, позначення "Єгипетські піраміди";із стилізо­ваним зображенням піраміди для товару - дитячі конструктори тощо.

Якщо географічна назва або зображення відомого місця або об'єкту не є місцем, що вказує на місцезнаходження заявника певної країни, який виробляє товари або надає послуги, проте може сприйматися як таке, позначення визнається таким, що може ввести в оману. Напри­клад, позначення з стилізованим зображенням статуї свободи, заявлене заявником з Бразилії або позначення "Хрещатик";,заявлене російським заявником для товару - сигарети.

Під час проведення експертизи з метою виявлення оманливих по­значень або таких, що можуть ввести в оману, використовується інфор­мація, що міститься у тлумачних, енциклопедичних, спеціальних довід­никах тощо.

Можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може також виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, маркованих позначеннями (зна­ками), схожими настільки, що їх можна сплутати, або такими позначен­нями, що відтворюють позначення, права на які набуті раніше (промис­лові зразки, авторське право, прізвища, імена відомих осіб тощо). Така можливість введення в оману споживача встановлюється під час прове­дення експертизи за результатами пошуку відповідних позначень (зна­ків).

50. Підстави для відмови в реєстрації' знака, що встановлені
пунктами 3 та 4 статті б Закону визначаються як інші підстави. Вони
враховують права на торговельні марки, які набуті в Україні іншими осо­
бами до дати подання заявки, за якою проводиться експертиза заявле­
ного позначення по суті а також інші більш ранні права, що набуті треті­
ми особами до цієї дати.

51. Під час перевірки наявності підстав для відмови у наданні
правової охорони відповідно до пунктів 3 статті 6 Закону заявлене
позначення досліджується на тотожність або схожість з:

 

1) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в
Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними то­
варів і/або послуг

2) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на
підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема зна-

 

ками, визнаними добре відомими в Україні відповідно до статті 25 Зако­ну;

3) знаками щодо яких здійснена міжнародна реєстрація в Україні
згідно з Мадридською угодою та Протоколом для таких самих або спорі­
днених з ними товарів і/або послуг;

4) фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні щодо таких же
або споріднених з ними товарів і/або послуг, і належать іншим особам,
які одержали право на них до дати подання заявки;

5) кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі
спиртів та алкогольних напоїв), крім випадків, коли вони включені до
знака як елементи, що не охороняються, а позначення заявляється осо­
бою, яка має право користуватися таким зазначенням;

6) знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрова­
ними у встановленому порядку.

Дослідження заявленого позначення на наявність зазначених в пун­ктах (а)-(в) підстав для відмови в реєстрації здійснюється з використан­ням автоматизованої системи бази даних заявлених і зареєстрованих в Україні знаків, що мають більш ранню дату подання або більш ранню дату пріоритету, а також бази даних „ROMARIN" щодо знаків, що мають міжнародну реєстрацію згідно з Мадридською угодою та Протоколом до неї.

52. Під час перевірки наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 4 статті 6 Закону заявлене позначення досліджується на наявність в ньому позначень таких, що відтворюють:

1) промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам.
Це насамперед стосується об'ємних позначень:

2) назви відомих (добре знаних) в Україні творів науки, літератури і
мистецтва або цитати і персонажі з них; твори мистецтва або їх фрагме­
нти;

3) прізвища, імена, псевдоніми або похідні від них, портрети і фак­
симіле відомих в Україні осіб.

Якщо заявлене позначення відтворює зазначене у підпунктах (а), (б) цього пункту, то воно не може бути зареєстровано як знак без згоди власників авторського права або їх правонаступників.

Якщо заявлене позначення відтворює зазначене у підпункті (в) цьо­го пункту, то воно не може бути зареєстровано як знак без згоди зазна­чених осіб.

В цьому разі, заявнику надсилається повідомлення про необхідність надання відповідної згоди.

Як приклад можна навести зареєстрований комбінований знак „Три тенори', який у зображувальній частині містить ім'я та прізвища відомих співаків: Лучано Паваротті, Пласідо До Мінго та Хосе Карерас. На запит експертизи заявником було надано листи-згоди про включення до знака як елементів цих імен від їх власників.