В решении Палаты по патентным спорам по данному мотиву отмечено следующее.

Результат, заключающийся в повышении эффективности действия рекламы и ее качества, не может быть отнесен к техническим результатам, т.к. не представляет собой характеристику технического эффекта, явления или свойства, а определяется лишь видом и формой подачи информации, субъективно воспринимаемой потребителем. Любой результат может быть получен лишь при использовании какого-либо продукта (устройства, вещества, штамма микроорганизма и т.д.), в частности, при распространении рекламной информации, записанной на носитель, или при считывании с носителя данной информации, и, вопреки мнению лица, подавшего возражение, не является техническим только вследствие факта применения продукта. Отсутствие возможности выявления технического эффекта при применении предложения заявителя свидетельствует о том, что данное предложение не является техническим решением, а, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения.

1.3. Техническое решение и электрические сигналы, различные излучения и поля <59>. Существенные признаки электрического и ему подобного сигнала (характеристики и параметры) проявляются только во времени, что должно являться определяющим при установлении совокупности существенных признаков, определяющих объект патентования - способ или продукт. Совокупность существенных признаков в формуле изобретения может в большей мере характеризоваться признаками (характеристиками) сигнала как процесса во времени, но одновременное наличие в патентной формуле признаков, характеризующих продукт как вещный объект, позволяет выдавать патенты непосредственно на объект-продукт, а не только на объект-способ.

--------------------------------

<59> С дискуссией в отечественной научной литературе, затрагивающей особенности патентования подобных объектов, можно ознакомиться, последовательно изучая публикации:

1) Джермакян В. Возможно ли патентование сигналов, излучений, полей? // Патенты и лицензии. N 7. 2006,

2) критику данной статьи в публикации: Смирнов В. "Об изобретателях "каверзных" вопросов" // Патенты и лицензии. N 1. 2007, и

3) поставивший точку в дискуссии ответ на критику, изложенный в статье Джермакян В. "Каверзны ли "каверзные вопросы", и уместен ли материализм в патентном праве?" // Патенты и лицензии. N 5. 2007.

 

В статике сигнал или поле как материальный объект не проявляются. Магнитное поле равномерно движущейся частицы есть ее свойство. Движущаяся частица есть источник или носитель своего магнитного поля (или свойства). Частица движется относительно наблюдателя; наблюдатель регистрирует (измеряет, наблюдает) магнитное поле частицы. Если же частица покоится, то магнитное поле <60> отсутствует. При этом свойство не может превращаться в материальный объект.

--------------------------------

<60> Кулигин В.А., Кулигина Г.А., Корнева М.В. Физика и философия физики. Воронеж, 2001.

 

Когда частица покоится, то магнитное поле не проявляется (отсутствует), и оно (поле) не превращается в материальный объект. Вряд ли кто будет возражать против того, что свойство не переходит в материальный предмет, так сказать "не прячется в нем до поры до времени". Но из этого вовсе не следует вывод о том, что возбужденное поле, проявляющее в какой-то период времени свои свойства, не является в этот период времени материальным объектом.

Как справедливо отметил в своей публикации Линник Л.Н. <61> - "Для целей патентования информацию можно определить как материальную категорию, отражающую, фиксирующую и характеризующую степень упорядоченности материи и/или целенаправленной организации материального мира, определяемую в том числе количественными характеристиками с возможностью фиксации на материальных носителях и многократного ее воспроизведения. Однако если эта гипотеза неприемлема, для характеристики операций по преобразованию информации следует использовать возможность ее материализации в виде совокупности адекватных информации электромагнитных сигналов, материальный характер которых не вызывает сомнения".

--------------------------------

<61> Линник Л.Н. Патентное право: особенности защиты компьютерных технологий // http://www.linnik-patent.com. Персональные страницы. 23 апреля 2005 г.

 

Широким по объему прав может быть патент на носитель записи сигнала, охарактеризованный параметрами (свойствами) сигнала, которые носитель должен с помощью соответствующих систем формировать. Носитель записи как отдельный признак будет во многих случаях известным, но в совокупности с другими существенными признаками (характеристиками) сигнала такой объект - носитель записи становится патентоспособным продуктом, осязаемым в статическом состоянии. Его можно арестовать, проверить на выполняемые функции, хранить на складе и т.п.

Введение в формулу изобретения понятия "носитель записи" должно преследовать только одну цель: создать осязаемость такого продукта еще до проявления функций записанного на носителе сигнала. Такая формула изобретения позволяет применять все действующие нормы патентного права по установлению факта использования запатентованного изобретения - продукт.

Например, рассмотрим патент США N 5696505, который часто упоминается в различных публикациях как якобы подтверждающий факт выдачи патента на сигнал как таковой. Такой вывод представляется ошибочным, и дословное прочтение его формулы свидетельствует о том, что патент выдан не на сигнал как таковой.

Объектом по независимому пункту 25 формулы изобретения по пат. N 5696505 является "Кодированный сигнал, модулированный и сохраненный на носителе записи", изложенный в патентной формуле следующим образом:

"Кодированный сигнал, модулированный и сохраненный на носителе записи и представляющий серии информационных слов для последовательного считывания, демодуляции и декодирования с целью воспроизведения представляемых серий информационных слов, причем указанный кодированный сигнал содержит последовательность из q-последовательных информационных частей сигнала, которые представляют q-информационных слов, где q является целым числом, при этом в указанном сигнале каждая из информационных частей сигнала представляет одно из информационных слов и содержит n-битовых ячеек, при этом каждая битовая ячейка имеет первый и второй сигнальный приоритет, и каждая информационная часть сигнала принадлежит одной из множества заданных групп информационных частей сигнала, при этом каждая информационная часть сигнала, принадлежащая первой из указанных групп информационных частей сигнала, уникально задает информационное слово вне зависимости от групп информационных частей сигнала, смежных с указанной каждой формационной частью сигнала, принадлежащей указанной первой группе, и каждая информационная часть сигнала, принадлежащая второй из указанных групп информационных частей сигнала, уникально задает информационное слово в зависимости от значения по меньшей мере одной битовой ячейки в информационной части сигнала, смежной с указанной каждой информационной частью сигнала, принадлежащей указанной второй группе";.

Принимая данную патентную формулу как формулу, якобы защищающую непосредственно сигнал, многие упускают из вида наличие в формуле изобретения такого признака, как "носитель записи", и указание в формуле на то, что "сигнал модулирован и записан на носителе записи", хотя очевидно, что сигнал проявит свою функцию только в динамике во время работы соответствующего оборудования.

Что касается вопроса о том, как назвать объект - "Носитель с модулированным и записанным сигналом" или "Сигнал, модулированный и записанный на носителе", - на мой взгляд, это дело вкуса, а точнее, экспертных традиций того или иного патентного ведомства. Объем прав от этого не изменится, а главное - в обоих случаях появляется статически определимый вещный объект-носитель, выполняющий во время работы совместно с соответствующей аппаратурой заданную функцию - формирование ранее модулированного и записанного на носитель сигнала.

1.4. Расширение ассортимента как задача изобретения. Проблема возникает тогда, когда в качестве технического результата рассматривается расширение арсенала (ассортимента) <62> технических средств определенного назначения. Такая ситуация имеет место при рассмотрении различных пищевых продуктов и напитков, биологически активных добавок, текстильных изделий, лечебных веществ и других объектов.

--------------------------------

<62> Ассортимент продукции - состав, соотношение отдельных видов изделий в продукции предприятия, отрасли, группе товаров с учетом их качества и сортности; состав однородной продукции по видам, сортам и маркам.

 

В контексте рассматриваемого вопроса являются адекватными понятия "арсенал технических средств определенного назначения" и "ассортимент технических средств определенного назначения".

Расширение ассортимента технических средств не должно рассматриваться как технический результат без анализа проявления продуктами действительно одного и того же конкретного технического результата.

Правила экспертизы устанавливают, что если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат может заключаться в реализации этого назначения, и специального его указания не требуется. Из данного условия совершенно однозначно следует вывод о том, что технический результат совпадает в данном случае только с назначением изобретения, но сам не превращается в "расширение ассортимента". Расширение ассортимента представляет собой задачу изобретения, а не техническую характеристику конкретного продукта (изделия).

В пункте 2.2.1 Рекомендаций по экспертизе изобретений <63> написано:

--------------------------------

<63> Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения. Утверждены Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 199.

 

"Следует иметь в виду, что заявителем может решаться проблема, связанная лишь с расширением арсенала уже имеющихся технических средств определенного назначения. В этом случае технический результат заключается в реализации этого назначения, при этом вопрос о придании каких-то технических достоинств этому средству перед заявителем мог не стоять. При решении вопроса о существенности того или иного признака в случае, когда технический результат заключается только в реализации определенного назначения, следует установить, действительно ли этот признак необходим для реализации данного назначения";.

По моему убеждению и согласно зарубежному опыту, формулировка технического результата в таких случаях должна переноситься в формулировку назначения изобретения, если назначение признается техническим результатом.

Например, техническим результатом является получение сливочного мороженого со вкусом горчицы, при этом мороженое охарактеризовано известными компонентами традиционного мороженого, которое не обладает вкусом горчицы, но заявитель утверждает, что, добавив к известной композиции "сок шиповника", он получает совершенно неочевидный технический результат - вкус горчицы и, таким образом, расширяет ассортимент мороженого разных вкусов.

Очевидно, что получить патент на мороженое, в которое просто добавлен известный вкусовой компонент, невозможно, если при этом получаемый результат вытекает из известных свойств соединяемых компонентов. Поэтому заявитель "мудрит", указывая "неочевидный" технический результат, получает патент, в котором такой "мудреный" технический результат никак не отражен в патентной формуле, и начинает выдвигать претензии о нарушении его патента ко всем иным лицам, которые в кафе или ресторане подают на десерт сливочное мороженое, облитое соком шиповника, ничего общего по вкусу не имеющего с горчичным.

Чтобы исключить возможность спекуляции патентами такого типа, нужно назначение такого изобретения излагать в виде того "хитрого" технического результата, с помощью которого заявитель "доказал" патентоспособность своего изобретения. В этом случае формула изобретения может составляться без разделения на части и в родовом понятии в виде назначения должны указываться характеристики из технического результата.

Например, "Сливочное мороженое со вкусом горчицы, характеризуемое тем, что включает компоненты А + Б + С + сок шиповника, при следующем отношении компонентов...".

В случае предъявления претензий к тем, кто продает обычное сливочное мороженое с соком шиповника, но без проявления горчичного вкуса, патент не будет признан нарушенным. Такой путь отобьет охоту жульничать, при этом такой путь снимает определенную ответственность с эксперта, который не мог отрицать патентоспособность на этапе экспертизы, но объем исключительных прав предоставил в таком виде, с помощью которого невозможно спекулировать полученным патентом в отношении тех продуктов, которые не соответствуют указанному конкретному назначению.

В практике Патентного ведомства США "неочевидные" свойства получаемого продукта (в нашей терминологии - технический результат) могут не указываться именно в родовом понятии в патентной формуле; они могут приводиться в патентной формуле после перечисления компонентов, например: "Композиция для сливочного мороженого, содержащая компоненты А + Б + С + сок шиповника, при этом композиция обеспечивает горчичный вкус" <64>.

--------------------------------

<64> Джермакян В., Федорова В., Осипова Н. и др. Правовая охрана напитков в Российской Федерации и промышленно развитых странах. М.: ОАО ИНИЦ Патент, 2006 (текст на стр. 22 - 28 с содержанием ответа из Патентного ведомства США на запрос российских специалистов).

 

Возможно, что такой путь и для нас более удобен и корректен, но тогда нужно прямым текстом прописать данную ситуацию в Рекомендациях по экспертизе изобретения, а еще лучше - непосредственно в Административном регламенте по изобретениям, примерно так:

" Если технический результат обеспечивает только расширение ассортимента (арсенала) технических средств, то назначение такого изобретения конкретизируется в формуле изобретения до характеристик указанного технического результата или путем внесения соответствующих характеристик в родовое понятие, указываемое в формуле изобретения или путем дополнения независимого пункта формулы изобретения указанием на обеспечение достигаемых характеристик (свойства, эффекта или явления)";.

В качестве примеров изложения формулы изобретения можно привести два варианта:

Вариант 1.

"Композиция для сливочного мороженого со вкусом горчицы, характеризуемая наличием компонентов А + Б + С + сок шиповника, при следующем количественном отношении компонентов...".

Вариант 2.

"Композиция для сливочного мороженого, содержащая компоненты А + Б + С, отличающая тем, что дополнительно содержит сок шиповника, при следующем количественном отношении компонентов..., в композиции, которая обладает вкусом горчицы".

Особо обратим внимание на то, что изменение технического результата в процессе экспертизы, сводящееся к указанию нового, ранее не оговоренного в заявке назначения, будет рассматриваться как изменение существа изобретения со всеми вытекающими последствиями. Такие изменения, даже если они не включаются в формулу изобретения, не должны также дополнительно включаться в описание изобретения.

Например, если заявленное изобретение характеризовалось как способ покраски строений определенным составом, то далее, в рамках поданной заявки, не должны быть приняты к рассмотрению сведения о том, что изобретение обеспечивает защиту строений из дерева от жучков. Сказанное корреспондируется с нормой по п. 5.4 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве, согласно которой "Дополнительные материалы, указывающие на достижение технического результата, сведения о котором не содержались в первоначальных материалах заявки, принимаются во внимание в случае, если вновь указанный технический результат может быть выведен из первоначальных материалов заявки".

1.5. Изобретательская деятельность по ЕПК. В Европейской патентной конвенции (ЕПК) относительно определения патентоспособности изобретения указано: "Европейские патенты выдаются на изобретения, которые являются новыми, промышленно применимыми и основаны на изобретательской деятельности".

Наличие непосредственно в ЕПК в определении понятия "изобретение" условия - " изобретательская деятельность ", говорит о том, что изобретение в виде любого объекта (устройство, способ, штамм и т.д.) должно быть результатом деятельности человека, так как изобретательская деятельность присуща человеку.

Например, если кто-то нашел в природе новый вулканический продукт, то на него патент получить нельзя, ибо в его создании не принимал участие человеческий разум. Можно получить патент на строительный материал, выполненный из найденного природного продукта и т.п., но не на результат природной деятельности как таковой.

Условие патентоспособности "техническое решение"; по российскому патентному праву эквивалентно по смыслу <65> европейскому условию "изобретательская деятельность". Условие патентоспособности "изобретательская деятельность" в ЕПК - это интегрированное условие, включающее две составляющие:

--------------------------------

<65> Джермакян В. Техническое решение и технический результат в патентном законодательстве России // Патенты и лицензии. 2007. N 1.

 

- объект патентования должен быть результатом человеческой деятельности;

- такой результат не должен вытекать для специалиста очевидным образом из уровня техники (неочевидность).

1.6. Способ как охраняемый объект. Второй категорией охраняемых объектов <66> является способ, имеющий технический характер и определяемый как процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

--------------------------------

<66> Под первой категорией объектов понимает продукт.

 

Способ как объект изобретения с философских позиций также материален как механическое устройство или химическое вещество. Если все признаки объекта являются статически определимыми, то признаки способа, в его классическом понимании, статически неопределимы. Единственное коренное отличие способа от продукта (вещного объекта) - фактор времени, в течение которого осуществляются (функционируют) признаки способа. Способ всегда осуществляется в течение определенного периода времени, называемого циклом способа, повторяемым при каждом его воспроизведении. Признаки вещного объекта не имеют функциональной связи со временем и обладают относительной устойчивостью существования независимо от временного фактора.

Например, стальная спортивная гиря представляет собой наглядный образец материального вещного объекта, а способ отливки этой гири - материальный процесс, увязывающий состав стального сплава с режимами отливки гири по форме до ее охлаждения.

Привнесение в способ фактора времени не исключает осуществление его действий над материальным объектом с помощью материальных средств, что дает все основания считать способ техническим средством в широком смысле этого понятия.

Исчерпывающий перечень объектов - продукт и способ - соответствует такому же исчерпывающему перечню объектов патентования, предусмотренному пунктом 1 статьи 27 Соглашения TRIPS.

1.7. "Применение" как форма изложения патентной формулы, а не самостоятельный объект изобретения. После принятия в 2009 г. Административных регламентов Роспатента вопрос о правомерности существования формул на применение вновь стал актуальным. Напомним историю дискуссии по данному вопросу. В октябре 2007 г. в Роспатенте прошла 11-я научно-практическая конференция <67>, на которой обсуждался вопрос о внесенной в проект Административного регламента <68> новелле относительно толкования объема прав, предоставляемого патентом, формула изобретения которого построена по структуре "применение" <69>.

--------------------------------

<67> Научно-практическая конференция "Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности в условиях проведения административной реформы и вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", Роспатент, Москва, 10 - 11 октября 2007 г.

<68> Проект Административного регламента Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам исполнения государственной функции по организации приема заявок на выдачу патента на изобретение, их регистрации, экспертизы и выдаче в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретения (размещен на сайте Роспатента).

<69> Джермакян В.Ю. Что охраняет формула на применение продукта? // Патентный поверенный. 2005. N 6.

 

Новелла относительно толкования объема прав по формуле "применение продукта А по назначению Б"; как объема прав, вытекающего из патента на способ, предлагалась с обоснованием необходимости приведения российского регламента в соответствие с международной практикой, в том числе практикой патентных ведомств ЕПВ и США.

Приведем пункты из проекта Административного регламента, против содержания которых выступил автор, потому что их содержание не соответствует международной практике, а при сохранении во введенном в действие Административном регламенте будет способствовать легализации поступления в Россию контрафактной продукции, в первую очередь лекарственных средств.

Пункт 8.3.3.2 "Объект изобретения - способ" проекта Административного регламента содержал следующие новеллы: "Способом как объектом изобретения является процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

Способ может быть охарактеризован в виде применения продукта или способа по определенному назначению".

Такого содержания нет в п. 2.1.2 действовавших до 1 января 2008 г. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение. Названные правила в данном пункте содержат только определение объекта "способ", дословно повторяющее формулировку определения этого объекта из п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ, точно в таком же виде перекочевавшего в п. 1 ст. 1350 части четвертой ГК РФ.

Далее предлагаемая в проекте Административного регламента новелла нашла отражение в особенностях формулы изобретения, относящегося к способу (п. 8.3.7.5 "Особенности формулы изобретения, относящегося к способу"):

"При использовании глаголов для характеристики действия (приема, операции) как признака способа их излагают в действительном залоге в изъявительном наклонении в третьем лице во множественном числе (нагревают, увлажняют, прокаливают и т.п.). Для изобретения, охарактеризованного в виде применения продукта или способа по определенному назначению используется, как правило, формула следующей структуры: "Применение (приводится терминологическое обозначение либо характеристика продукта или способа) в качестве (приводится заявляемое назначение указанного продукта или способа)".

Оба пункта проекта Административного регламента относятся непосредственно к такому объекту изобретения, как способ, и по существу в обоих пунктах дано толкование того, что применение продукта А по назначению Б, изложенное в формуле изобретения, есть не что иное, как способ.

Нет правовых оснований для такого толкования объема прав и сферы распространения действия патента на изобретение, выданного с формулой на "применение продукта А по назначению Б";. С введением в действие части четвертой ГК РФ в патентном праве ничего не изменилось в отношении перечня технических решений, относящихся к патентоспособным изобретениям. Как и ранее, данный перечень включает всего два объекта: продукт и способ.

Предлагавшаяся новелла переворачивает не только весь предыдущий опыт России, но и не соответствует международной практике, что далее будет доказано.

Если толкование формулы типа "применение продукта А по назначению Б"; только как объекта "способ" войдет в силу, то, соответственно, и нарушение прав патентообладателя при судебных спорах будет усматриваться только при осуществлении способа как технологического процесса во времени. Предложенное в проекте Административного регламента толкование приведет к тому, что такие действия в отношении продукта, как его изготовление, ввоз, предложение к продаже, продажа и т.п., не будут рассматриваться как нарушение исключительного права патентообладателя, имеющего патент, в формуле изобретения которого сформулировано "применение продукта А по назначению Б";. И это самое опасное последствие принятия критикуемого новшества.

Известно, что для установления факта использования запатентованного изобретения (противоправного или добропорядочного - не имеет значения) нужно установить, какие же признаки из независимого пункта формулы изобретения использованы. Для подтверждения факта использования продукта или способа по российскому патентному праву необходимо доказать наличие в этих материализованных объектах каждого признака (или эквивалентного) из формулы изобретения.

Для установления факта использования изобретения осуществляется сопоставление "правовых" признаков из формулы изобретения с "материализованными" признаками изготовленного или функционирующего объекта техники или технологии.

Родовое понятие, составляющее назначение способа, является одним из тех признаков, входящих в формулу изобретения, которые должны обязательно осуществляться для подтверждения факта использования способа. Например, если патент выдан на способ как процесс лечения какого-либо заболевания, его использование может быть подтверждено только во время лечения. На момент установления факта использования способа способ должен осуществляться. Даже временное приостановление реализации способа после установления факта его использования не спасет от констатации уже состоявшегося и зафиксированного правонарушения.

К сожалению, некоторые специалисты "спотыкаются" на определении признаков, характеризующих способ, и не относят родовое понятие, определяющее назначение, к признакам запатентованного способа, или некорректно толкуют назначение, определяющее объект. Назначение является признаком способа, и при установлении факта использования запатентованного способа нужно установить в первую очередь факт его осуществления, т.е. увидеть способ в действии и констатировать факт реализации им предписанного в родовом понятии назначения. Если факт реализации назначения не установлен, то нельзя будет утверждать о состоявшемся правонарушении. В этом, между прочим, и кроется основная проблема контроля за правонарушениями в отношении запатентованных способов. Сложно "поймать за руку" нарушителя способа, если патентообладателя такого способа близко к чужому производству не подпускают, а говорить о доступе в операционную, в которой хирург проводит операцию (реализует способ лечения), и говорить не приходится.

А как зафиксировать способ лечения, предусматривающий определенный по времени и циклам прием специальных лекарств? Кто будет нарушителем патента - пациент или медсестра, выдающая по графику лекарства? Кому нужен патент, нарушение которого невозможно предотвратить? Только любителям вывешивать патенты на стенах в офисах.

Способ как объект изобретения - это всегда процесс во времени, а если все признаки объекта являются статически определимыми, то эти статические признаки не характеризуют способ в его классическом понимании - способ как процесс.

По-иному рассматривается нарушение евразийского патента на способ <70>. В соответствии с правилом 17 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, устанавливающим условия нарушения евразийского патента, нарушением исключительного права патентообладателя в соответствии со ст. 13 (1) Конвенции признается несанкционированное применение способа, охраняемого евразийским патентом, или предложение к его применению:

--------------------------------

<70> Джермакян В. Нарушение российского и евразийского патента на способ // Патентный поверенный. 2008. N 6.

 

"Нарушением исключительного права патентообладателя в соответствии со статьей 13(1) Конвенции признается несанкционированное:

- изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, охраняемого евразийским патентом;

- применение способа, охраняемого евразийским патентом, или предложение к его применению;

- применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым евразийским патентом".

Если в инструкции по применению лекарственного средства, прилагаемой к упаковке лекарственного средства, описан запатентованный способ лечения с помощью данного средства, такое действие уже может рассматриваться как предложение к применению способа со всеми вытекающими для правонарушителя последствиями. Подчеркнем, что такой вид правонарушения может быть установлен только в отношении евразийского патента. В подобной ситуации в отношении российского патента установить правонарушение на способ весьма проблематично, и придется доказывать, что действия лиц, поставляющих лекарства, представляют собой одну из форм недобросовестной конкуренции, или имеет место "косвенное" нарушение патента на способ, что, при отсутствии прямой нормы, не так легко сделать.

Согласно п. 1 ст. 4 ранее действовавшего Патентного закона РФ и п. 1 ст. 1350 части четвертой ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Далее, в п. 2 ст. 10 Патентного закона РФ (аналогичная норма предусмотрена в п. 3 ст. 1358 части четвертой ГК РФ) было установлено, что "изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в отношении продукта или способа".

Опять имеем указание только на продукт или способ, из чего совершенно однозначно следует, что материальным объектом, в отношении которого устанавливается правонарушение, может являться или продукт, или способ, введенные в гражданский оборот. Третьего не дано.

К какому из двух объектов (продукт или способ) следует относить возможное нарушение патента, формула изобретения которого представлена по структуре "применение продукта А по назначению Б";? Попробуем разобраться.

Некоторые специалисты видят решение проблемы в том, что надо бы ввести в российское законодательство отдельный объект - применение, как это было в действовавшем в СССР Положении об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденном Постановлением Совета Министров СССР от 21 августа 1973 г. N 584, или в недолго просуществовавшем Законе "Об изобретениях в СССР", и тогда все решиться само по себе.

Нет оснований для одобрения данной концепции, так как она не дает ответов на поставленные вопросы при установлении использования запатентованного изобретения.

Применение как самостоятельный объект изобретения было намеренно не включено в Патентный закон РФ в редакции 2003 г. (о части четвертой ГК РФ и говорить нечего), и сделано это было как раз для приведения Патентного закона РФ, принятого в 1992 г., в соответствие с международной практикой.

В Европейской патентной конвенции, Евразийской патентной конвенции, Договоре РСТ и Соглашении ТРИПС нет самостоятельного объекта изобретения - "применение". Попало "применение" именно как самостоятельный объект изобретения наряду с объектами изобретения (устройство, вещество и способ) в Правила составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве (п. 1.1), да и то, скорее, только по инерции, повторяя практику ранее принятого в 1992 г. Патентного закона РФ. Но и евразийские правила не приравнивают формулу типа "применение вещества А по назначению Б" по объему прав к способу.

Принадлежность объекта к продукту или способу устанавливается по наличию в формуле признаков соответствующего вида, характеризующих тот или иной объект. Возможность дублирования одних и тех же признаков для характеристики разных объектов (способ и вещество) этому не препятствует. Главное - не забывать того, что родовое понятие, определяющее назначение объекта, также является признаком, в первую очередь характеризующим объект. Название изобретения может не соответствовать дословно родовому понятию, но правовую нагрузку при установлении объема правовой охраны несет только родовое понятие, определяющее назначение изобретения.

Проанализируем условный пример формулы "применение продукта": "Применение 0,3 - 0,5-процентного водного раствора А в качестве антибактериального средства для лечения заболеваний верхних дыхательных путей";.

В данной формуле не представлен процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств, так как нет ни одного приема или операции над материальным объектом. Иными словами - нет способа как объекта изобретения. Формула содержит только предписание в отношении определенного раствора использовать его по определенному назначению. Непосредственно в формуле никаких действий и процессов нет.

Формула содержит только два признака:

- определенное назначение раствора А (в качестве антибактериального средства для лечения заболеваний верхних дыхательных путей);

- состав раствора А (0,3 - 0,5-процентный водный раствор А).

Два указанных признака в формуле не характеризуют способ как объект изобретения, и такая формула изобретения охраняет продукт и определяет объем прав в отношении продукта. При составлении формулы изобретения, относящегося к способу, применяется следующее хорошо известное правило: "При использовании глаголов для характеристики действия (приема, операции) как признака способа их излагают в действительном залоге в изъявительном наклонении в третьем лице во множественном числе (нагревают, увлажняют, прокаливают и т.п.)". Ни одного глагола в представленном выше условном примере формула не содержит, что только подтверждает вывод о том, что данная формула не характеризует способ как объект изобретения.

Однако на этом нельзя поставить точку.

Если формула "применение продукта А по назначению Б"; наряду со статически определимыми признаками (признаки вещества, композиции, конструктивные признаки устройства и т.п.) содержит такие признаки способа, как приемы, операции, вывод в отношении объекта будет противоположным.

Рассмотрим второй условный пример, несколько модифицировав первый: "Применение 0,3 - 0,5-процентного водного раствора А в качестве антибактериального средства для лечения забо