Исполнительный орган по п. 1, отличающийся тем, что образующая кольцевого паза резцедержателя расположена под углом к продольной оси отверстия в резцедержателе".

При рассмотрении в Арбитражном суде г. Москвы дела N А40-31254/03-83-281 (решение от 29 октября 2003 г. о прекращении нарушения данного патента) суд принял во внимание в качестве доказательств нарушения исключительных прав патентообладателя рекламные проспекты ответчика, в которых предлагались к раздельной продаже резцы и система резцедержателей для дорожных фрез, и соответствующие таможенные декларации, подтверждающие факт поступления указанного оборудования в Россию.

В данной ситуации (несмотря на раздельную поставку резцов и систем резцедержателей для дорожных фрез) суд признал доказанным нарушение исключительных прав, так как поставляемые резцы и системы резцедержателей для дорожных фрез предназначены только для совместного использования, о чем сообщалось в рекламных проспектах ответчика, и ответчик не отрицал этого факта.

В решении суда указано, что совокупность обстоятельств позволяет сделать вывод о том, что вводящиеся ответчиком в оборот на территории Российской Федерации резцы названных модификаций и системы резцедержателей как единое целое содержат каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения по патенту N 2002050. Суд мотивировал свое решение нормой п. 2 ст. 10 Патентного закона РФ, согласно которой запатентованное изобретение признается использованным в продукте, предлагаемом ответчиком к продаже. Поставка резцов и систем резцедержателей в отдельных упаковках и, возможно, в разное время не повлияла на решение суда. Суд посчитал, что из второго абзаца п. 1 ст. 10 Патентного закона РФ следует, что нарушением исключительных прав признаются любые действия (как прямые, так и косвенные) по использованию изобретения без разрешения патентообладателя, совершаемые в том числе посредством ввоза на территорию Российской Федерации или иного введения в гражданский оборот продукта, в котором используется запатентованное изобретение. Суд посчитал такие действия ответчика формой недобросовестной конкуренции.

Данное решение суда, а также норма ст. 1229 ГК РФ кардинально меняют подход к установлению факта использования запатентованного изобретения, воплощаемого в продукте. При установлении факта использования изобретения суд принял во внимание наличие совокупности определенных обстоятельств и рассмотрел под продуктом не только "единое конструктивное целое", но и комплект составляющих продукт (устройство) узлов, хотя и поставляемых из-за рубежа в Россию раздельно, но предназначенных только для совместного применения.

ФАС Постановлением N КГ-А40/2686-04 от 25 мая 2004 г. оставил без изменения решение от 29 октября 2003 г. и Постановление от 13 января 2006 г. Арбитражного суда г. Москвы по делу N А40-31254/03-83-281, кассационную жалобу оставил без удовлетворения. Однако на этом спор не закончился, и патент N 2002050 по возражению ответчика был аннулирован решением Палаты по патентным спорам, признавшим патент недействительным полностью. С учетом данного обстоятельства дело о нарушении исключительных прав по патенту было вновь рассмотрено в суде, и по вновь открывшимся обстоятельствам отменено решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 октября 2003 г., которым заявленные требования истца были удовлетворены.

Можно с уверенностью утверждать, что российские суды будут и далее рассматривать и признавать косвенное нарушение патентных прав <202>, но виды таких нарушений с учетом специфики каждого из объектов патентных прав будет не так просто установить и доказать.

--------------------------------

<202> Джермакян В. Возможность признания косвенного нарушения патентных прав узаконена // Патентный поверенный. 2009. N 6.

 

Не любая поставка комплектующих может и должна рассматриваться как нарушение исключительного права в отношении конкретного объекта патентных прав. Поставляемые комплектующие должны действительно предназначаться для сборки (изготовления) именно запатентованного объекта. Вряд ли под комплектующими можно будет рассматривать различные самостоятельные и порознь известные компоненты (ингредиенты) какого-либо запатентованного вещества.

Небезынтересно будет наблюдать и за попытками уйти из-под действия патента на способ, включающий комплекс операций по изготовлению конечного известного продукта, осуществляемых тем не менее на разном оборудовании, установленном в различных цехах и даже в различных географических территориях. Как будут изощряться стороны в таких спорах, зависит от квалификации их представителей.

Тем не менее примером подхода суда в такой ситуации может служить спор (ФАС Северо-Западного округа, Постановление кассационной инстанции от 25.12.2000 по делу N А56-28793/00) о правонарушении по способу по пат. РФ N 2051044, формула изобретения которого изложена следующим образом:

"Способ получения изображения на изделиях, преимущественно термостойких, включающий нанесение изображения на подложку типографским способом, контактирование подложки с нанесенным изображением с изделием и последующую термообработку изделия, отличающийся тем, что перед нанесением изображения подложку дополнительно покрывают слоем краски с термостойким пигментом".

ООО "НПФ "ЗИМ" обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО "ОАЗ" и ОАО "ИСМА" об обязании ответчиков прекратить действия, связанные с нарушением исключительных прав истца на использование изобретения "Способ получения изображения на изделиях" по патенту N 2051044.

Решением от 15.08.2000 иск удовлетворен. Постановлением апелляционной инстанции от 25.10.2000 решение отменено, в иске отказано. Рассмотрев дело в порядке кассации, кассационный суд отметил следующее.

Как видно из материалов дела, ООО "НПФ "ЗИМ" является обладателем исключительного права на использование на территории Российской Федерации изобретения по патенту N 2051044 "Способ получения изображения на изделиях".

Формула изобретения содержит следующие признаки:

1. Способ получения изображения на изделиях, преимущественно термостойких.

2. Нанесение изображений на подложку типографским способом.

3. Контактирование с изделием подложки с нанесенным изображением.

4. Последующая термообработка изделия.

5. Перед нанесением изображения подложку дополнительно покрывают слоем краски с термостойким пигментом.

ОАО "ИСМА" изготавливает абразивные круги, а ОАО "ОАЗ" реализует их.

Заключением эксперта установлено, что изображение на этих кругах получено следующим способом: для получения изображения на термостойких изделиях бумажную подложку покрывали слоем краски с термостойким пигментом, наносили типографским способом изображение красной или синей краской, осуществляли контакт между изделием (кругом) и этикеткой (подложкой с нанесенным изображением), изделие подвергали термообработке.

В результате указанным способом изготовитель - ОАО "ИСМА" производит абразивные круги с изображением, которое является маркировкой изделия, то есть обязательной частью технологического процесса производства абразивных кругов в соответствии с ГОСТами 2424 и 21963. ОАО "ОАЗ" эти круги реализует.

При сопоставлении всех элементов способа, использованного, как следует из заключения эксперта, при изготовлении маркированного круга, с запатентованным способом суд первой инстанции установил, что использованный способ включает в себя каждый признак способа, охраняемого патентом на изобретение N 2051044.

Эти признаки включены в независимый пункт формулы, что видно из описания к патенту. Следовательно, ОАО "ИСМА" изготавливает маркированные абразивные круги, а ОАО "ОАЗ" - реализует их с нарушением исключительного права истца на использование изобретения, поскольку применяется способ, охраняемый патентом на изобретение, и в хозяйственный оборот вводится продукт, изготовленный способом, охраняемым патентом на изобретение.

В силу пункта 3 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации такие действия признаются нарушением исключительного права патентообладателя. В связи с изложенным следует признать, что суд первой инстанции правомерно удовлетворил иск.

Апелляционная инстанция, отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в иске, исходила из того, что абразивный круг, изготовленный ОАО "ИСМА", не может быть признан продуктом, изготовленным непосредственно способом, охраняемым патентом, которым защищено лишь получение изображения на изделиях. Однако ОАО "ИСМА" получает изображения на своих изделиях, именно реализуя запатентованный истцом способ, и эти изображения являются неотъемлемой и обязательной частью изделия, поскольку представляют собой его маркировку. В данном случае маркировка производится в результате использования указанного способа. Таким образом, ОАО "ИСМА", маркируя абразивный круг, фактически осуществляет сборку изделия, то есть использует объект изобретения.

Еще одним подтверждением возможности пресечения косвенного нарушения патентных прав служат нормы статьи 1250 "Защита интеллектуальных прав" Кодекса.

Из пункта 3 данной статьи ГК РФ следует, что защита патентных прав возможна не только путем пресечения действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (например, на запатентованное устройство), но и путем пресечения действий, создающих угрозу нарушения такого права, что в полной мере характеризует рассмотренную нами ситуацию в отношении противоправного использования разобранного на части (на примере мебели) запатентованного устройства. Продажа и хранение для целей продажи разобранной мебели создают угрозу нарушения патентного права.

Показательным является Постановление от 26.01.2010 по делу N А41-13754/09, в котором Десятый арбитражный апелляционный суд, отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя исковые требования в части запрещения ООО "Дрея" предлагать к продаже и продавать раковины для умывальников: "Дрея плюс 65"; "Дрея плюс 75"; "Дрея плюс 85"; "Дрея плюс 105" без разрешения "Керамика гравена С.Р.Л.", отметил следующее:

"Материалами дела подтверждается, что истец - "Керамика Гравена С.Р.Л." является обладателем исключительного права на полезную модель "Раковина" по патенту N 62787, а также на промышленный образец - "Раковина" по патенту N 66952.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что способами защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации может являться предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, а также требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя".

Весьма интересным в контексте рассматриваемого вопроса является судебный спор в отношении нарушения патента N 2019105 на способ борьбы с нежелательной растительностью путем обработки защищаемых культурных возделываемых растений производным сульфонилмочевины.

Компания "Е.И. Дюпон де Нему рэнд Компании" обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "Агро Эксперт Групп" о защите исключительных прав на патент РФ N 2019105 путем запрещения ответчику ввозить на территорию Российской Федерации, изготавливать, применять, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот и хранить препарат "Кари-Макс".

Решением от 17 июня 2008 г. Арбитражного суда г. Москвы в удовлетворении заявленных требований отказано. Постановлением от 25 августа 2008 г. Девятого арбитражного апелляционного суда решение от 17 июня 2008 г. Арбитражного суда г. Москвы отменено, заявленные требования удовлетворены в полном объеме.