Российская правоприменительная практика уже знала попытки использования теории эквивалентов в целях недобросовестной конкуренции.

Суть спора в отношении запатентованной полезной модели N 573 "Аудиторная доска", описанного в издании "Применение понятия "эквивалентный признак" при установлении факта использования изобретения (полезной модели)" (О. Морская, А. Аверьянов. М.: ИНИЦ Роспатента, 2001. С. 54 - 55), заключалась в следующем.

Апелляционная палата (предшественник Палаты по патентным спорам) при рассмотрении возражения против выдачи свидетельства на полезную модель установила, что вся совокупность признаков, приведенных в формуле полезной модели, за исключением одного из альтернативных признаков, не нова, а вторая совокупность признаков, включающая данный альтернативный признак, соответствует условию патентоспособности "новизна".

На этом основании Апелляционная палата Роспатента (предшественник Палаты по патентным спорам) удовлетворила возражение против выдачи свидетельства, но признала его недействительным частично и вынесла решение о выдаче свидетельства с измененной формулой полезной модели, в которой остались признаки только того исполнения полезной модели, новизна которого не была опорочена (вторая совокупность признаков с альтернативным признаком).

В дальнейшем обладатель свидетельства "усеченной" по объему прав полезной модели попытался предъявить претензии к третьим лицам в более расширенном объеме, а именно с постановкой вопроса об эквивалентности указанных в первоначальной формуле альтернативных признаков, и именно тех, которые были исключены из формулы по решению Апелляционной палаты.

Таким образом, обладатель свидетельства на полезную модель попытался распространить объем действия своего свидетельства на тот вариант исполнения его полезной модели, который не соответствовал условию патентоспособности "новизна", что должно рассматриваться как умышленное посягательство на законные права третьих лиц производить известную и не обремененную чужими патентными правами продукцию;

3) если в патентной формуле указывается на использование только одного из известных средств, и именно в этом состоит новизна изобретения, то объем прав не может быть расширен на основе теории эквивалентов.

Некорректно, по моему мнению, применена доктрина эквивалентов в судебном споре по противоправному использованию изобретения "Фиточай" по пат. РФ N 2178649, независимый пункт формулы изобретения которого изложен в следующей редакции:

"Фиточай, состоящий из растительной основы и натурального или идентичного натуральному ароматизатора, отличающийся тем, что растительная основа содержит 40 - 70% лепестков гибискуса <209> и 20 - 35% кассии, а ароматизатор содержится в количестве 0,1 - 40%, причем в случае использования ароматизатора, идентичного натуральному, его содержание составляет до 10%, в случае использования натурального фруктового или плодового ароматизатора его содержание составляет до 30%, а в случае использования ароматизатора в виде травы его содержание составляет до 40%."

--------------------------------

<209> Гибискус (Hibicus L.) - род растений из семейства мальвовых, около 150 видов; кустарники (реже одно- или многолетние травы) с разрезными листьями и крупными цветами. В африканской народной медицине используют как противосудорожное, бактерицидное, мочегонное, желчегонное, кровоостанавливающее, противовоспалительное средство, а также как средство при мокнущих экземах.

 

Суд не принял во внимание так называемую историю файла по выданному патенту, в которой оценивались конкретные признаки, обусловившие признание изобретения патентоспособным в сравнении с известным уровнем техники.

Рассмотрев возражение, в котором отрицалась новизна запатентованного изобретения, решением от 15.03.2007 Палата по патентным спорам Роспатента отказала в его удовлетворении, отметив следующее:

"Анализ источников [1] и [2] показал, что ни один из них не содержит признаков, идентичных всем признакам, содержащимся в формуле оспариваемого патента, включая характеристику назначения. В растительном чае, известном из источников [1] и [2], используют соцветия гибискуса, а в оспариваемом патенте лепестки гибискуса, т.е. компонент иного состава, поэтому утверждение лица, подавшего возражение, об идентичности этих признаков неправомерно.

Кроме того, количества соцветий гибискуса (12,3%) и листа сенны (46,2%), известные из источников [1] и [2], не попадают в количественный интервал оспариваемого патента (лепестки гибискуса 40 - 70%, кассия (сенна) 20 - 35%)". Таким образом, следует констатировать, что растительному чаю, известному из источников [1] и [2], не присущи признаки, идентичные всем признакам фиточая по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента".

Однако при рассмотрении спора в суде об использовании изобретения доводы Палаты по патентным спорам, послужившие основанием для сохранения патента, не были приняты во внимание при исследовании противоправности использования изобретения с учетом доктрины эквивалентов, которая в подобных ситуациях не должна применяться (Постановление ФАС Московского округа от 28.04.2009 N КГ-А40/10092-08 по делу N А40-62219/06-15-497).

В ходе проведенной судом апелляционной инстанции судебно-биологической экспертизы установлено, что различие между чаем, запатентованным истцом, и чаем "RED SLIM TEA", производимым ответчиком, состоит в использовании первым в своем составе чая лепестков гибискуса, а вторым - фрагментов чашелистиков и листочков подчашия гибискуса. Указанный признак расценен экспертом, проводившим судебно-патентоведческую экспертизу, как не позволяющий судить об идентичности продукта, запатентованного истцом, и продукта, производимого и распространяемого ответчиками. Суд кассационной инстанции отметил, что вывод эксперта о различии понятий "лепестки гибискуса" и "чашелистики и листочки подчашия гибискуса" опровергается иными собранными по делу доказательствами. Тем не менее в решении от 15.03.2007 Палаты по патентным спорам Роспатента, рассмотревшей возражение против выдачи данного патента, действительность патента сохранена на основании того, что в более ранних источниках информации раскрыто использование составов чаев, включающих цветки гибискуса или соцветия гибискуса, а не лепестки гибискуса.

Суд кассационной инстанции признал обоснованным вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что содержание в чае "RED SLIM TEA" фрагментов чашелистиков и листочков подчашия гибискуса эквивалентно содержанию лепестков гибискуса в формуле изобретения истца применительно к технологии изготовления чая.

Исходя из этого суд приходит к выводу о незаконности действий ответчиков, нарушающих предусмотренные патентом N 2178649 права истца на изобретение "Фиточай".

Сложно, не видя всех документов по делу, судить о корректности применения доктрины эквивалентов, но нельзя не обратить внимание на следующее.

Содержание конкретных понятий в любой отрасли знания определяется соответствующими профессиональными справочниками, а не заключениями экспертов или мнениями судей. Из справочников по растениям следует, что лепестки, чашелистики и листочки подчашия не являются обозначениями одних и тех же частей растения, а потому никак не могут являться по содержанию одним и тем же понятием.

Суд кассационной инстанции признал, что содержание в чае "RED SLIM TEA" фрагментов чашелистиков и листочков подчашия гибискуса эквивалентно содержанию лепестков гибискуса в формуле изобретения истца применительно к технологии изготовления чая. Таким образом, суд не принял во внимание, что чаи с использованием фрагментов именно чашелистиков и листочков подчашия гибискуса использовались задолго до приоритета патента N 2178649, и объем предоставленных исключительных прав не мог изначально включать указанные известные признаки чаев. Последнее уже должно исключать возможность применения доктрины эквивалентов для толкования объема прав в сторону такого его расширения, в которое попадают ранее известные технические решения из известного уровня техники;

4) заменяющий элемент не признается эквивалентом, если при его применении запатентованный объект перестает отвечать условиям патентоспособности (теряет новизну или изобретательский уровень);

5) заменяющий элемент не признается эквивалентом, если этот элемент обеспечивает в объекте получение нового полезного технического результата по сравнению с результатом, получаемым от применения заменяемого элемента, и поэтому может рассматриваться как новое изобретение;

6) эквивалентным в некоторых случаях может считаться такое сочетание деталей, которое отличается от записанного в формуле сочетания отсутствием, например, одной детали, если эта исключенная деталь не влияет на тот технический результат, который определяет собой сущность изобретения;

7) эквиваленты могут относиться как к новым (отличительным) признакам запатентованного изобретения, так и к известным, в том числе и записанным в названии изобретения и определяющим его назначение;

8) некорректно рассматривать эквивалентность сравниваемых средств в общем, в отрыве от объекта в целом; необходимо исследовать их заменяемость в конкретном случае, при решении определенной технической задачи, и установить, какие новые и неочевидные свойства приобрел технический объект;

9) при установлении факта использования изобретения, когда изменяется количественное содержание ингредиента в веществе, и рассматривается вопрос об эквивалентности замены, определяющими являются выводы о неизменности сущности объекта, в котором воплощено изобретение, и о достижении того же результата.

Техническая эквивалентность средств не всегда свидетельствует о том, что они (эквивалентные технические средства) должны рассматриваться как эквивалентные признаки, определяющие правовой объем по патентной формуле.

В этой ситуации не может быть прямолинейной зависимости.